Art. 1019h Rv van toepassing op nietigheidsprocedure op grond van handhaving in Duitsland en algemene sommatie

Rechtbank Den Haag 4 april 2018, IEF 17600; ECLI:NL:RBDHA:2018:3857 (Vita Zahnfabriek tegen Ivoclar Vivadent) VRO. Proceskosten. Nadat de rechtbank aan Vita vragen had gesteld over het resterende belang bij vernietiging van het NL deel van Europees octrooi EP2269960 nu Ivoclar van dat deel afstand heeft gedaan na dagvaarding. Vita heeft haar hoofdvordering ingetrokken. Nu Ivoctar op de voet van artikel 63 ROW afstand heeft gedaan van het Nederlandse deel van EP 960 en die afstand terugwerkende kracht heeft, heeft Vita geen belang meer bij toewijzing van haar hoofdvordering. Artikel 1019h Rv is niet van toepassing op een nietigheidsprocedure, tenzij deze procedure te beschouwen is als een verweer tegen een inbreukactie of tegen een dreigende inbreukactie. Gelet op de Duitse inbreukprocedure, die ondanks de door Vita ingestelde oppositieprocedure is voortgezet, hoefde Vita er niet zonder meer rekening mee te houden dat Ivoclar na een eerste sommatie afstand zou doen van het Nederlandse deel van het octrooi. Er is sprake van een (voldoende) concrete dreiging van handhaving in Nederland. Artikel 1019h Rv is van toepassing. Het tussen partijen (na aanbrengen van de procedure)resterende geschilpunt aangaande uitsluitend nog de proceskosten, wordt niet door artikel 1019h Rv bestreken, maar door het liquidatietarief. Dat betekent dat een knip wordt gemaakt op het moment van het verschieten van kleur van de onderhavige procedure, dat samenvalt met het aanbrengen van de procedure.

2.4. Bij akte van 12 augustus 2016, derhalve na het uitbrengen van de dagvaarding en véér de eerste rolzitting, heeft Ivoclar afstand gedaan van het Nederlandse deel van EP 960. Deze akte is per 23 augustus 2016 op de voet van artikel 63 ROW2 ingeschreven in het octrooiregister (hierna: register).

4.4. Ivoclar heeft als verweer aangevoerd dat de procedure ten onrechte en otinodig op de eerstdienende datum (24 augustus 2016) door Vita is aangebracht, omdat Ivoclar aan Vita had medegedeeld dat zij “ruim voor de eerste rolzitting” afstand van het octrooi had gedaan en Vita voor het aanbrengen van de zaak (ook) uit het register had kunnen opmaken dat de akte van afstand was ingeschreven. Volgens Ivoclar moet Vita daarom als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, althans heeft Vita zich aan misbruik van procesrecht schuldig gemaakt. Dit verweer faalt. In de eerste plaats omdat Vita op het moment van dagvaarden in ieder geval nog een belang had bij haar nietigheidsvordering en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden al waren verricht. In de tweede plaats heeft Vita gemotiveerd bestreden dat het voor haar op 23 augustus 2016, de dag voordat zij de procedure ingevolge de VRO-beschikking bij de rechtbank diende aan te brengen, uit het register kenbaar had moeten zijn dat de akte van afstand was ingeschreven. In dat verband heeft Vita erop gewezen dat Ivoclar geen afschrift van de akte heeft toegezonden en Vita op 23 augustus 2016 het register heeft geraadpleegd en toen heeft geconstateerd dat het octrooi nog van kracht was, ten bewijze waarvan zij als productie EP4 een intemet-afdruk van het geraadpieegde register heeft overgelegd. Daar komt nog bij dat Ivoclar na het uitbrengen van de dagvaarding niet heeft aangeboden de volledige proceskosten van Vita te zullen vergoeden, waardoor Vita belang hield voor dat deel van de vordering.

4.5. Ivoclar heeft ook nog betoogd dat Vita voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding contact met haar had kunnen opnemen in welk geval zij, zo voert Ivoclar thans aan, ook dan afstand had gedaan van het octrooi. Ook dit verweer wordt verworpen. Gelet op de Duitse inbreukprocedure, die ondanks de door Vita ingestelde oppositieprocedure is voortgezet, hoefde Vita er niet zonder meer rekening mee te houden dat Ivoclar na een eerste sommatie afstand zou doen van het Nederlandse deel van het octrooi. In die zin acht de rechtbank het aanhangig maken van een nietigheidsprocedure zonder voorafgaande sommatie niet dermate prematuur of onnodig dat daaraan de consequentie moet worden verbonden dat Vita in de proceskosten moet worden veroordeeld. Daar komt bij dat Ivoclar ook geen afstand van het octrooi heeft gedaan omdat zij de nietigheid ervan erkent, maar omdat zij volgens haar verklaring geen tijd en middelen wil steken in het verdedigen van het Nederlandse deel van het octrooi in een nietigheidsactie in Nederland.

4.7. De rechtbank heeft ambtshalve te beslissen over de proceskosten en de hoogte daarvan. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat . In het laatste geval wordt ook wel gesproken over een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer.5 Om een nietigheidsactie met betrekking tot het Nederlandse deel van een octrooi als een dergelijk verweer te kunnen aanmerken (en daarmee onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv te brengen), is de enkele mogelijkheid dat de octrooihouder tot handhaving zal overgaan niet voldoende. Er moet sprake zijn van . In zijn algemeenheid is niet te zeggen wanneer de dreiging van handhaving voldoende concreet is, maar in de regel zal dit het geval zijn indien sprake is van een gerichte sommatie.

4.8. Met Vita is de rechtbank van oordeel dat gelet op de navolgende omstandigheden in onderling verband beschouwd, gesproken kan worden van een voldoende concrete dreiging van inbreuk. Die dreiging volgt zelfstandig uit de (overigens niet in het geding gebrachte) sommatie aan de Duitse advocaat van Vita, waarin volgens Vita staat dat ‘Diie to Vita ‘s ttnwillingness to accept the licence tenns we proposed, and its ongoing infringements ofIvoclar ‘s patents, we have decided to immediately begin asserting Our legal rights against Vita in any countiy that we deen; appropriate’. Het andersluidende betoog van Ivoctar dat zij nooit op enige manier heeft gedreigd het Nederlandse deel van het octrooi jegens Vita te handhaven, wordt gelet daarop verworpen. Daar komt bij dat Vita terecht heeft gesteld dat de aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure rechtstreeks samenhangt met Ivoclar’s beslissing het Duitse deel van EP 960 te handhaven tegen Vita in Duitsland en de aangehaalde dreiging van inbreukprocedures in overige landen waar Vita’s product op de markt is. Onbestreden is dat het door Ivoctar voor de Duitse rechter aangevallen product, ook in Nederland op de markt is. Zo beschouwd kan de nietigheidsactie als een vooruitgeschoven niet-inbreuk verweer worden beschouwd. Dat Vita heeft aangegeven dat het entameren van de Nederlandse procedure ook tot doel had een onderbouwd nietigheidsoordeel te verkrijgen dat vervolgens in de Duitse procedure had kunnen worden ingebracht (naar Duits procesrecht is het volgens Vita op grond van artikel 81 lid 2 Patentgesetz niet mogelijk een (nationale) nietigheidsactie in te stellen omdat zij reeds bij het EO3 oppositieprocedure heeft ingesteld), maakt het vorenstaande niet anders.

4.9. Vita wordt evenwel niet gevolgd in haar standpunt dat de gehele procedure wordt geregeerd door artikel 1019h Rv. Het tussen partijen (na aanbrengen van de procedure) resterende geschilpunt aangaande uitsluitend nog de proceskosten wordt niet door artikel 1019h Rv bestreken. De proceskosten voor dit geschilpunt dienen te worden begroot met toepassing van het liquidatietarief(vgl. r.o. 3.6. van Hoge Raad 3juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087). Dat betekent dat een knip wordt gemaakt op het moment van het verschieten van kleur van de onderhavige procedure, dat samenvalt met het aanbrengen van de procedure. Kijkend naar de door Vita overlegde specificaties houdt het vorenstaande in dat de facturen van 16januari 2017 ten bedrage van € 1.643,00 en 14maart2017 ten bedrage van € 900,1$ in mindering dienen te worden gebracht op het totaal van de opgegeven kosten, nu de volgens die facturen verrichte werkzaamheden plaatsvonden na het aanbrengen van de procedure. Dit geLdt om dezelfde reden ook voor de in de akte nog gevorderde aanvullende bedragen van € 2.950,00 en € 1.470,00. Dit betekent dat de kosten van Vita tot dusverre als volgt kunnen worden begroot: