Charles Gielen - Noot bij AIB/Novisem

NOOT CHARLES GIELEN bij arrest AIB/NOVISEM (HR 13 november 2015) NJ 2016/491
1. In deze zaak (IEF 15425) gaat het om twee vragen, een die voor de handhaving van alle intellectuele eigendomsrechten van belang is, te weten wat het criterium is voor de toelaatbaarheid van een exhibitievordering en een die betrekking heeft op het criterium voor inbreuk op kwekersrechten.

2. De Europese Richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn) heeft er voor gezorgd dat er een geharmoniseerd systeem van handhaving van ie-rechten is ontstaan, waarvan een deel op zijn beurt weer is gebaseerd op de mondiale Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom, beter bekend als de TRIPS-overeenkomst. De Handhavingsrichtlijn is in Nederland onder meer geïmplementeerd in een nieuwe titel 15 van Boek 3 Rv. (art. 1019-1019i Rv), die op 1 mei 2007 in werking trad. Op de handhaving van specifieke ie-rechten gerichte maatregelen zijn voorts opgenomen in de verschillende ie-wetten. Als voorbeeld van handhavingsmaatregelen die voor Nederlands recht nieuw zijn, noem ik het bewijsbeslag (art. 1019c), het ex parte kort geding (1019 e) en de veroordeling in redelijke en evenredige proceskosten (1019h). Art. 1019a, waarover de onderhavige zaak mede gaat, voorziet in een exhibitievordering, die we al kennen in art. 843a Rv en op grond waarvan hij die daarbij een rechtmatig belang heeft inzage kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij hij partij is, en die vastlegt dat als een dergelijke rechtsbetrekking geldt een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Over art. 1019a Rv. jo. art. 843a Rv. gaat het eerste punt van deze zaak.

(...)

6. Naar mijn oordeel is er geen speld tussen de overwegingen van de Hoge Raad te krijgen. De enige speld die te vinden valt, zit in het verschil in terminologie van wat het exclusieve recht van octrooi- en kwekersrechthouder is. In het octrooirecht valt blijkens art. 53 lid 1 onder dat recht het vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren of anderszins verhandelen, dan wel voor een of ander aanbieden. Met andere woorden het aanbieden moet geschieden in verband met een van de daarvoor genoemde handelingen, zoals het verhandelen, terwijl in het kwekersrecht het aanbieden sec (als onderdeel van in de handel brengen, zie art. 1 aanhef en sub g ZPW), dus los van enige andere handeling inbreukmakend is. Maar dit subtiele verschil leidt in dit geval niet tot een ander oordeel. Aanbieden om te verhandelen, lijkt mij weinig anders dan te koop aanbieden als voorbeeld van in de handel brengen. Mogelijk dat de feitenrechter die in deze zaak nog over de inbreuk moet oordelen bepaalde handelingen van Novisem toch niet als een aanbieden in Nederland zal beschouwen, omdat Novisem buiten Nederland, zo begrijp ik, niet tegen kwekersrechten aanloopt. In het kader van dit kort geding, waarin inzage in bescheiden wordt gevraagd, is vooralsnog ruim voldoende aanleiding de exhibitie toe te staan, gelet op de aannemelijk gemaakte inbreuk in Nederland.

7. Het arrest is ook geannoteerd door T. F.W. Overdijk in BIE 2016/3, p. 72 en door H.J. Koenraad in IER 2016, p. 49. Er zij op gewezen dat de Hoge Raad in een door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aanhangig gemaakte prejudiciële zaak een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd kreeg die eveneens gaan over de toelaatbaarheid van een exhibitievordering in een ie-zaak. De Hoge Raad, voor wie was bepleit terug te komen op de maatstaf uit het hier geannoteerde arrest, bekrachtigde echter hetgeen in de onderhavige zaak over de exhibitievordering is beslist en besliste aan het Europese hof vragen van uitleg te stellen over art. 6 Handhavingsrichtlijn teneinde overige vragen van het Gerechtshof Arnhem te kunnen beantwoorden (arrest van 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2643 ; IEF 16384 Synthon/Astellas; inmiddels zijn deze vragen gesteld, zie arrest 9 december 2016; ECLI:NL:HR:2016:2834; IEF 16444).