Charles Gielen - Noot bij BAYER/SANDOZ

Noot Charles Gielen bij BAYER / SANDOZ, (HR 5 februari 2016, IEF 15677) NJ 2016/496, IEF 16487.
1. Bayer verwijt Sandoz IEF 15677 inbreuk op twee Europese octrooien verleend voor werkwijzen om drospirenon te maken dat een van de werkzame stoffen in door Bayer verhandelde anticonceptiva is (die octrooien worden op de gebruikelijke wijze afgekort als: EP 791 en EP 840). Een van de kenmerken van EP 791 is dat in de werkwijze gebruik gemaakt wordt van rutheniumzout als katalysator en in de werkwijze van EP 840 dat water wordt afgesplitst door toevoeging van p-tolueensulfonzuur (pTSA). Sandoz, die eveneens anticonceptiva met drospirenon verhandelt, laat deze produceren door Industrial Chimica. In de door laatstgenoemde toegepaste werkwijze wordt gebruik gemaakt van een katalysator bekend onder de naam Tempo en verder wordt het water afgesplitst met een zwakke base, pyridine en water. Deze maatregelen vallen niet letterlijk onder de octrooien van Bayer, maar Bayer stelt dat die maatregelen equivalent zijn aan de maatregelen van de octrooien. Dat standpunt wordt in dit kort geding door de Voorzieningenrechter en het Hof Den Haag afgewezen. AG van Peursem adviseert het beroep te verwerpen en aldus geschiedde. De Rechtbank Den Haag heeft overigens in de bodemprocedure bij vonnis van 23 juli 2014 hetzelfde beslist (ECLI:NL:RBDHA:2014:9417, IEF 14076); een appelbeslissing is niet bekend.

(...)

9. Dan octrooi EP 840. Hier gaat het dus om de vraag of het gebruik van een zwakke base voor waterafsplitsing een equivalent is voor het gebruik van het specifiek geclaimde zuur pTSA. Het hof had aangenomen dat het octrooi op niet mis te verstane wijze openbaart dat de in de werkwijze verkregen verbinding (5β-OH-DRSP) labiel is onder zure én basische omstandigheden en dat het dus niet alleen onder invloed van pTSA maar ook onder invloed van andere zuren en onder invloed van basen uiteenvalt in water en DRSP. De gemiddelde vakman zal dan volgens het hof aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde, maar niet geclaimde middelen (basen) geen bescherming wordt gezocht. Met andere woorden, volgens het hof valt onder het octrooi (dat daarvoor overigens nog meer omstandigheden aanvoerde, zie rov. 5.7-5.9 van ’s hofs arrest) alleen pTSA en niet het door Bayer als equivalent geclaimde pyridine. Dit staat bekend als “disclosed but not claimed is disclaimed.” Dat dit leerstuk bestaat, is niet in geschil tussen partijen. Bayer’s betoog komt erop neer dat deze regel alleen opgaat als datgene wat is geopenbaard, maar niet is geclaimed, wel in een conclusie geclaimed had kunnen worden; in dit geval had een zwakke base niet kunnen worden geclaimed, omdat die in de beschrijving van het octrooi als zodanig onvoldoende is geopenbaard; wat geopenbaard is, is het gebruik van basen in het algemeen (zie verder de conclusie AG van Peursem, randnr. 3.18 e.v. en rov. 5.9 van het hof).

10. De Hoge Raad verwerpt Bayer’s betoog; het is een onjuiste rechtsopvatting dat de doctrine disclosed but not claimed is disclaimed alleen opgaat wanneer wat is geopenbaard, maar niet geclaimed, de basis had kunnen zijn van een conclusie. De Hoge Raad lijkt hier de genoemde doctrine zelf te onderschrijven, maar een beslissing over die doctrine zelf kan ik hier niet lezen. In navolging van AG van Peursem (zie randnr. 3.20) overweegt de Hoge Raad dat Bayer’s opvatting erop neerkomt dat het slot van de conclusie van EP 840 (gebruik van pTSA) wordt weg geïnterpreteerd, waarmee die conclusie dan niets anders zou leren dan dat op enigerlei bekende wijze waterafsplitsing dient plaats te vinden, terwijl de wijze van waterafsplitsing onderdeel van de vinding is. Een overtuigend argument, meen ik vóór toepassing van de theorie disclosed but not claimed is disclaimed in deze zaak.