Column Jesse Hofhuis

Vanaf vandaag zal elke twee weken op maandagochtend een column op boek9.nl verschijnen. Naast hardcore IE-rechtelijke onderwerpen zal ook aandacht worden besteed aan reclamerecht, onrechtmatige perspublicaties, procedurele aspecten van IE-zaken en algemeen civiel recht met relevantie voor de IE-praktijk. En naast actuele rechtspraak zullen ook niet-juridische ontwikkelingen met een IE-component aan bod, komen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van marketing of design.

De column wordt verzorgd door Jesse Hofhuis, eventueel aangevuld door gastcolumnisten. Jesse Hofhuis werkt sinds juni 2009 als zelfstandig advocaat, zie www.jessehofhuis.nl. Van 2001 t/m 2009 was hij als advocaat werkzaam bij de sectie IP/ICT van De Brauw Blackstone Westbroek. In de column wordt de mening van de schrijver verwoord. Dat dit niet onze mening hoeft te zijn, laat staan de uwe, mag voor zich spreken. Reacties op de column kunt u mailen aan de auteur. Lees hieronder de eerste column: Commerciële werkelijkheid (de zaak Red Bull / Osborne).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commerciële werkelijkheid

De zaak Red Bull / Osborne (Rb ‘s-Gravenhage 15 juli 2009, IEF 8062) is merkenrechtelijk wel zo’n beetje op het hoogste niveau behandeld: drie van de merkenrechtelijk meest onderlegde rechters wezen vonnis en partijen lieten zich bijstaan door superspecialisten die – getuige de kostenveroordeling – de zaak grondig hadden bestudeerd. Al deze deskundigheid heeft geresulteerd in een vonnis dat voldoet aan de laatste voorschriften van de kunst. Maar met het geschil zoals zich dat voordoet in de commerciële werkelijkheid van partijen heeft het vonnis niet veel meer van doen.

Osborne brengt in Spanje en Portugal een eigen energy drink op de markt: TORO XL. Op dit blikje is onder meer het stierenlogo van Osborne afgebeeld. Red Bull vordert onder meer een verbod op inbreuk op haar merkrechten. De TORO XL blikjes werden in Nederland afgevuld, zodat de zaak (ook) hier speelde.

In het vonnis komt de rechtbank tot het oordeel dat door gebruik van het blikje TORO XL verwarringsgevaar ontstaat met een stierenmerk van Red Bull – inbreuk "sub b".

Ik vraag mij af of zich in werkelijkheid verwarring voordoet wanneer Osborne dit blikje op de markt brengt, laat staan in Spanje of Portugal.

Dat iemand een blikje TORO XL zou aanzien voor Red Bull (directe verwarring) is in ieder geval ondenkbaar. Zelfs na 48 uur housen ziet elke energy drinker nog dat dit rode blikje niet een blikje Red Bull is – daarvoor zijn de verschillen te groot en kennen kopers van energy drinks Red Bull te goed.

Nu zou verwarring zich ook voordoen wanneer consumenten denken dat Red Bull iets met het blikje TORO XL van doen heeft (indirecte verwarring). Dit zou naar mijn idee alleen het geval kunnen zijn wanneer consumenten de Osborne-stier aanzien voor een Red Bull-stier. Ook dit is volgens mij alleen maar een theoretische mogelijkheid. Zelfs consumenten die niet weten dat de stier van Red Bull rood is en agressief aanspringt tegen zijn spiegelbeeld, zullen zien dat deze kalme stier ‘m in ieder geval niet is. En dat is in Spanje en Portugal al helemaal het geval: de Osborne-stier is daar een zeer veel gebruikt logo, onder meer voor de daar populaire dranken sherry en port. Het logo van Osborne is nota bene uitgegroeid tot een nationaal symbool van Spanje.

Dat de rechtbank toch tot het oordeel komt dat sprake is van verwarringsgevaar hangt ermee samen dat de rechtbank enkele merkenrechtelijke uitgangspunten hanteert die niet overeenstemmen met de commerciële werkelijkheid van het geschil. Ik loop de belangrijkste uit het vonnis langs:

- Het “teken” moet worden vergeleken met het “merk zoals ingeschreven” – art. 2.20 lid 1 onder b BVIE. De rechtbank oordeelt dat het “teken” bestaat uit de stier en het woord “TORO”. Dat is echter maar een deel van wat de consument waarneemt – bijvoorbeeld de rode kleur van het blikje maakt van het “teken” geen onderdeel uit. Hetzelfde geldt voor het “merk zoals ingeschreven”: één zwarte Red Bull-stier, zonder verdere toevoeging. Dit is niet het uiterlijk van Red Bull waarmee consumenten in werkelijkheid geconfronteerd worden.

- Verwarringsgevaar treedt sneller op naarmate het merk bekender is – Puma/Sabel. De rechtbank ziet in de bekendheid van Red Bull dan ook een reden om verwarringsgevaar extra snel aan te nemen – terwijl het publiek Red Bull zó goed kent, dat het daardoor juist extra snel ziet wanneer een energy drink niet van Red Bull is.

- Ook bij exportgoederen moet gekeken worden naar het publiek in het territoir van het merk – o.m. Kort Begrip, nr. 327 en de daar genoemde rechtspraak. De rechtbank oordeelt dat de Osborne-stier bij de betrokken kring in de Benelux niet bekend is en het gevaar voor verwarring dus niet kan wegnemen. TORO XL was echter hoofdzakelijk bestemd voor de Spaanse en Portugese markt.

Het zijn met name deze merkenrechtelijke uitgangspunten geweest waardoor de rechtbank oordeelde dat van verwarringsgevaar sprake is.

Nu hoeft het niet altijd een probleem te zijn wanneer het juridische begrip “verwarringsgevaar” niet volledig gelijkloopt met de situatie in de markt. Ook voor het hanteren van de hiervoor behandelde merkenrechtelijke uitgangspunten bestaan in sommige gevallen goede redenen. Zo gecombineerd toegepast op deze casus leidt de keuze van de rechtbank er echter toe dat zij een probleem constateert (verwarringsgevaar) dat in de commerciële werkelijkheid van partijen wel eens helemaal niet zou kunnen bestaan. Volgens mij gaat het ergens mis wanneer een partij belemmerd wordt in haar vrije handel, omwille van een probleem dat niet bestaat.

Nu wil ik overigens niet de indruk wekken dat Red Bull geen gerechtvaardigd probleem kan hebben met het blikje TORO XL. Verwarringsgevaar is echter het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat Osborne probeert aan te haken bij Red Bull – en en passant zorgt voor verwatering van het merk van Red Bull. Deze problemen zijn het onderwerp van een andere grondslag voor merkinbreuk (inbreuk "sub c") dan waarover de rechtbank hier oordeelde. Daarover gaat mijn volgende column. 

Jesse Hofhuis

Reageren? Mail jesse@jessehofhuis.nl of redactie@IE-Forum.nl