Conclusie P-G in de zaak ITT tegen Karl Dungs

HR Conclusie P-G 25 juni 2021, IEF 20048; ECLI:NL:PHR:2021:644 (ITT tegen Karl Dungs) Karl Dungs is merkhouder van het Uniewoordwerk Dungs. ITT is de domeinnaamhouder van www.dungs.nl. Karl Dungs is van mening dat het gebruik van deze domeinnaam een inbreuk van haar merknaam is. ITT brengt daar tegenin dat overdracht van de domeinnaam onevenredig is, omdat het gebruik van de merknaam op de website zelf gestaakt kan worden, zonder dat zij tot overdracht wordt verplicht. De P-G concludeert dat het hof zich niet hoefde te buigen over de vraag of het aanpassen van de website voldoende zou zijn om de inbreuk teniet te doen of over de vraag of een overdracht onevenredig zou zijn. Waar het om gaat is of door het gebruik van het teken DUNGS door ITT Controls de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT Controls en de merkhouder. De klachten van ITT zijn gericht tegen een verkeerde lezing van de uitspraak van het hof en ze heeft geen vindplaatsen vermeld waartegen deze klacht is gericht. De P-G concludeert aldus dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden. 

2.7 Op grond van het arrest van 30 november 2018 diende het hof na terugwijzing alsnog het merkenrecht te betrekken bij de beoordeling van de vorderingen van de domeinnaamhouder c.s. Het hof heeft dit gedaan in het bestreden arrest van 21 april 2020. Het heeft geoordeeld dat ITT Controls de domeinnaam ‘dungs.nl’ gebruikt voor (het publiekelijk aanbieden van) andere – gelijke of soortgelijke – waren dan de waren van Karl Dungs. Dat gebruik maakt inbreuk op het uniemerk van de merkhouder. Dan is geen sprake van de zo-even genoemde “afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen” van de domeinnaamhouder c.s. jegens de merkhouder. Mede in het licht daarvan heeft het hof opnieuw beoordeeld of de merkhouder onrechtmatig handelt door de domeinnaam ‘dungs.nl’ aan zich te laten overdragen. In dat verband heeft de domeinnaamhouder c.s. een beroep gedaan op het evenredigheidsbeginsel, dat onder meer is verankerd in art. 3 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn. De domeinnaamhouder c.s. stelt dat een evenredige maatregel zou kunnen zijn dat de domeinnaamhouder wordt bevolen om de inbreukmakende uitingen van zijn website te verwijderen. Overigens vermeldt het subonderdeel geen vindplaatsen in de gedingstukken waar de domeinnaamhouder een beroep zou hebben gedaan op het evenredigheidsbeginsel of waarin de in het subonderdeel genoemde remedie (het verwijderen van inbreukmakende uitingen op de website) als alternatief aan de orde is gesteld. Reeds daarom kunnen de klachten niet tot cassatie leiden.