Een krachtige prikkel tot nakoming is echter iets anders
Rechtbank Zutphen, 11 november 2009 en 3 maart 2010, HA ZA 07-1041, Fashion Box c.s./Vingino (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).
Auteursrecht. Onthoudingsverklaring. Na een eerste tussenvonnis, waarin geoordeeld werd dat het begrip “per product” in de onthoudingsverklaring “per inbreukmakend model” betekent en niet “per inbreukmakend exemplaar” zoals Fashion Box c.s. hadden gesteld, vorderen Fashion Box c.s. een boete “for any day on which an infringement continues”. Rechtbank stelt vast dat de verbeurde boetes een bedrag van € 1.690.000,- belopen, maar matigt tot een bedrag van € 140.756,98 (vermeerderd met wettelijke rente). “Een krachtige prikkel tot nakoming is echter iets anders dan een instrument om een wederpartij financieel ernstig te benadelen”. In citaten:
T.a.v. handelingen die als “infringement” kwalificeren (tussenvonnis van 11 november 2009): 2.4. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Auteurswet geldt als inbreukmakende handeling het zonder de toestemming van de maker verveelvoudigen en openbaar maken van het werk. Onder verveelvoudigen wordt begrepen iedere vastlegging van het werk, in de zin van het reproduceren of neerleggen van het werk in een stoffelijk voorwerp. Onder openbaar maken vallen, algemeen gezegd, handelingen waarmee het werk ter beschikking van een publiek wordt gesteld. Zoals door Vingino onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1995 (NJ 1995,669, Bigott/Doucal) terecht is gesteld, valt importeren en exporteren in gesloten containers dan ook niet onder het begrip "openbaar maken". Nu gesteld noch gebleken is dat tijdens het importeren het T-shirt ter beschikking van een publiek is gesteld, kunnen de dagen waarop die import heeft plaatsgevonden in ieder geval niet worden aangemerkt als dagen waarop Vingino wegens inbreukmakende handelingen de boete heeft verbeurd zoals bedoeld in artikel 3 van de onthoudingsverklaring. Ten aanzien van het exporteren van het T-shirt geldt, gelet op hetgeen hierna, in rechtsoverweging 2.7, wordt overwogen, dat de vraag of dit een inbreukmakende handeling oplevert beoordeeld dient te worden naar Chinees recht.
2.5. Fashion Box c.s. legt voorts aan haar vordering ten grondslag het door Vingino in voorraad houden van het T-shirt. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat het in voorraad houden valt onder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van het werk en aldus een inbreuk op het auteursrecht van Fashion Box c.s. oplevert. Dit brengt mee dat de dagen waarop Vingino het T-shirt enkel op voorraad heeft gehouden niet zijn aan te merken als dagen waarop "an infringement continues" op grond waarvan Vingino een boete verbeurt.
2.6. Naar het oordeel van de rechtbank vallen de handelingen "verkoop" en "levering" onder het openbaar maken van het werk nu aangenomen moet worden dat het T-shirt daarmee ter beschikking van een publiek wordt gesteld. De term "ter verkoop aanbieding" is door Fashion Box c.s. niet nader toegelicht. Kennelijk is daarmee door Fashion Box c.s. bedoeld de presentatie van het T-shirt aan (potentiële) afnemers ten behoeve van de voorjaars- en zomercollectie. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een vorm van openbaar maken nu daarmee immers het T-shirt aan een publiek, te weten: dat van de winkeliers c.q. inkopers, wordt getoond met de bedoeling dat het in de handel wordt gebracht. Dit brengt mee dat voor de bepaling van de door Vingino op grond van artikel 3 van de onthoudingsverklaring verbeurde boete, de dagen tellen waarop sprake is geweest van respectievelijk "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbieding" zoals in vooromschreven zin bedoeld.”
T.a.v. bedrag aan verbeurde boetes (eindvonnis): 2.8. Uit dit alles wordt geconcludeerd dat door Vingino gedurende (iets meer dan) 169 dagen boetes zijn verbeurd, hetgeen aan boetes een bedrag van € 1.690.000,-- oplevert.”
Matiging verbeurde boetes t.a.v. levering en verkoop inbreukmakende producten (tussenvonnis van 11 november 2009): “2.1 1. Ten aanzien van het beroep van Vingino op matiging van de boete wordt overwogen dat bij een boetebepaling als de onderhavige van een redelijk handelend schuldeiser mag worden verlangd dat hij aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt dat er naar zijn mening sprake is van overtreding van de verbodsbepaling. Dit sluit ook aan bij het bepaalde in artikel 6:93 BW. Vingino heeft in dat verband terecht gewezen op het karakter van een boetebepaling, te weten dat het een prikkel moet zijn tot naleving van hetgeen partijen met elkaar hebben afgesproken. Het gaat dan ook niet aan dat degene die meent dat de andere partij een verbodsbepaling overtreedt waarop een boete per dag is gesteld, er het zwijgen toe doet en de boete tot het maximum laat oplopen. Dat geldt in het onderhavige geval temeer nu mag worden aangenomen dat Fashion Box c.s., gelet op het door haar ingenomen standpunt dat Vingino een onverbeterlijke navolger is van de Replay producten van Fashion Box C.S., Vingino nauwgezet in de gaten zal hebben gehouden, zoals door Vingino onweersproken is gesteld. In het feit dat voorts gesteld noch gebleken is dat Fashion Box c.s. Vingino op enig moment heeft aangesproken op het verhandelen van het T-shirt Matthew, ziet de rechtbank voorshands reeds een grond voor matiging van de eventueel door Vingino verbeurde boete. Nu het verhandelen ziet op de inbreuk op het auteursrecht van Fashion Box c.s. die gelegen is in de verkoop en levering van het T-shirt, acht de rechtbank een redelijk aanknopingspunt voor matiging op dit punt de op die verkoop gerealiseerde winst, in het IFO rapport berekend op € 40.756.98.”
Verdere matiging verbeurde boetes t.a.v. "ter verkoop aanbieding" inbreukmakende producten (eindvonnis): 2.10. De rechtbank heeft nog te beslissen over de boetes die zijn verbeurd als gevolg van "ter verkoop aanbieding". (…)
2.13. Op grond van het bepaalde in artikel 6:94 lid 1 BW kan de rechter - op verlangen van de schuldenaar - een boete matigen indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. De in deze bepaling opgenomen maatstaf dat voor matiging slechts reden kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt mee dat de rechter pas als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt, van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen (zie HR 27 april 2007, NJ 2007,262).
2.14. In dit geval springt in het oog dat Fashion Box c.s. niet heeft gesteld dat zij als gevolg van inbreuk op auteursrecht schade heeft geleden, terwijl tussen partijen vast staat dat het merk Replay uitsluitend kleding voor volwassenen omvat en Vingino alleen kleding voor baby's en kinderen op de markt brengt. Dat was de reden dat de rechtbank in onderdeel 4.30 van het tussenvonnis van 15 juli 2009 heeft overwogen dat de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat zal worden afgewezen. Al om deze reden kan een boete van ongeveer € 1.690.000,-- buitensporig en daarom onaanvaardbaar worden genoemd. Daar komt het volgende bij.
2.15. Fashion Box c.s. heeft niet (voldoende gemotiveerd) weersproken dat zij van het T-shirt Matthew moet hebben geweten vanaf het moment dat het door Vingino in de handel is aangeboden en ermee heeft gewacht om verbeurde boetes te innen totdat alle exemplaren zijn uitverkocht. Zie ook hetgeen is overwogen in onderdeel 2.11 van het tussenvonnis van 11 november 2009. Nu het Fashion Box c.s. vrij stond om naast betaling van verbeurde boetes aanspraak te maken op schadevergoeding, heeft het hier bedoelde boetebeding de functie van een krachtige prikkel tot nakoming. Een krachtige prikkel tot nakoming is echter iets anders dan een instrument om een wederpartij financieel ernstig te benadelen door het moment af te wachten dat de verbeurde boetes tot een maximaal bedrag zijn opgelopen. De rechtbank ziet daarom ook in de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen reden de boete (fors) te matigen.
2.16. Onder de gegeven omstandigheden, is de rechtbank van oordeel dat onverkorte toepassing van het boetebeding (ook) wat betreft "ter verkoop aanbieding" en "productie" tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. De rechtbank zal de als gevolg van "ter verkoop aanbieding" en "productie" verbeurde boete matigen tot een bedrag van € 100.000,--.”
Lees het eindvonnis hier, eerste tussenvonnis hier (IEF 8075) en tweede tussenvonnis hier.
