Een variant van geel

Rechtbank Rotterdam (mr. Chr. Hensen), 15 juli 2009, HA ZA 05-1717, Gouden GIDS b.v. tegen Media Nova B.V. ( met dank aan Marieke Westgeest, Markenizer ).

Update: vonnis in kleur.

Merkenrecht. Kleurmerk. Gouden Gids tegen Beneluxbusinessguide.com. Beschermingsomvang kleurmerk geel. Geschil na eerdere settlement agreement. Vorderingen afgewezen. “Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory.” Geen inbreuk omdat het door gedaagde gebruikte teken - een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website - niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. “Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik - een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.” Geen associatiegevaar, geen onrechtmatige daad. Geen nawerking.

4.9. De houder van een kleurmerk zal zijn concurrenten als regel niet zonder meer kunnen verbieden om die kleur als zodanig te gebruiken, ook niet indien het teken de identieke kleur (de kleur met dezelfde international erkende kleurcode) zou omvatten. Er is ook aanleiding de bescherming te beperken tot strikt die waren of diensten waarvoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

4.10. Bij vergelijking tussen het keurmerk Gouden Gids en het teken van Media Nova (de homepage) valt in het oog dat het geel van de homepage bepaald anders is dan het geel van het kleurmerk. Dit is uiteraard een waarneming die wordt beïnvloed door de wijze waarop de kleuren door partijen aan de rechter zijn gepresenteerd. Niettemin, zoals hierboven geconstateerd, ook tussen partijen is er geen debat over het bestaan van kleurverschil. Daar komt bij dat op de homepage de kleur geel slechts voor een deel als achtergrondkleur wordt gebruikt. Naar oordeel van de rechtbank kan de gedeeltelijke lichtgele achtergrond niet worden aangemerkt als de dominerende kleur van de website. De hoeveelheid blauw is minstens zo groot.

(…)

Inburgering: 4.12. Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory. Gouden Gids geeft zelf op dat de gele kleur van het kleurmerk met nummer 732253 wordt gebruikt als de achtergrondkleur van de binnenpagina's van haar papieren telefoongids.

Sub b: 4.13. Het gebruik van de kleur geel op de homepage van Media Nova is naar oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Omdat het door Media Nova gebruikte teken - een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website - niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik - een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Sub c: 4.14. Naar oordeel van de rechtbank is er evenmin sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Aangenomen dat het kleurmerk geel van Gouden Gids een bekend merk is heeft Gouden Gids recht op de ruimere bescherming tegen verwatering. Die bescherming dient zich dan wel te beperken tot de wijze van gebruik waarmee het kleurmerk bekend is geworden. Zoals hierboven is overwogen is het gebruik door Media Nova van geheel andere aard omdat zij een andere tint geel gebruikt, deze kleur niet op papier doch op een homepage toepast en doordat de kleur slechts voor een deel van het beeld als achtergrondkleur gebruikt.

Onrechtmatige daad: 4.15. Gouden Gids doet voorts een zelfstandig beroep op onrechtmatige daad ex artikel 6:162. Zij stelt dat Media Nova verre van het gebruik van enige kleur geel had moeten blijven. Door dat niet te doen heeft Media Nova aangehaakt bij de bekendheid van de merken van Gouden gids en heeft zij bewerkstelligd dat aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk van Gouden Gids afbreuk wordt gedaan. Gouden Gids wordt tegen haar wil geassocieerd met de dienstverlening van Media Nova, hetgeen als een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd.

4.16. Naar de kern stelt Gouden Gids dat zij door de bewuste keuze door Media Nova voor de kleur geel wordt geassocieerd met Media Nova en dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merk. Hierboven is overwogen dat het gebruik van een geeltint door Media Nova onvoldoende is om te leiden tot verwarring. Naar oordeel van de rechtbank is de overeenstemming zonder meer ook onvoldoende om associatiegevaar te veronderstellen. Wat Media Nova heeft gedaan is dat zij naast andere kleuren een variant van geel heeft toegepast in haar webdesign. De rechtbank ziet niet in hoe dit gebruik, ook indien verstaan als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, door het publiek toch als een verwijzing naar Gouden Gids kan worden verstaan. Een geeltint gebruikt buiten de omstandigheden waarmee een specifieke kleur geel door specifiek gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen heeft geen onderscheidend vermogen en schiet als herkomstverwijzing zonder meer tekort. Aan onderscheidend vermogen van het kleurmerk kan het dan geen afbreuk doen.

Nawerking: 4.17. Ten slotte heeft Gouden Gids beroep gedaan op nawerking. Met dit argument doelt zij op de gebeurtenissen in 2003 welke aanleiding waren voor de Settlement Agreement. Naar oordeel van de rechtbank ziet Gouden Gids evenwel over het hoofd dat de Settlement Agreement niet op de eerste plaats is ingegeven door een merkinbreuk doch veeleer door een factuurfraude door met gebruik van het teken Business Gouden Gids facturen te verzenden in een vorm welke overeenkomt met die van Gouden Gids. In die periode heek Gouden Gids gebruik gemaakt van een website maar die zou niet langer dan twee dagen in de lucht zijn geweest. Hoe die website er uit zag is voor de rechtbank onbekend gebleven. Met name heeft Gouden Gids niet gesteld dat ook op die website van 2003 door Media Nova tekens werden gebruikt welke overeenkomen met enig merk van Gouden Gids.

4.18. De conclusie is dan ook dat geen van de aangevoerde grondslagen kan leiden tot toewijzing van een der vorderingen van Gouden Gids. De vorderingen zuilen dan ook worden afgewezen. De overige verweren van Media Nova behoeven geen bespreking.

Lees het vonnis hier.