Gebruik van merk als Google trefwoord (adword)
Commentaar in't kort van Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten. In navolging van IEF 10209, aangevuld met een paragraaf gewijd aan vergelijkende reclame wat buiten de scope van het arrest valt.
Een merkhouder kan gebruik van het merk verbieden indien dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan een van de "functies" van het merk. Naast herkomstfunctie is een merk ook een commercieel strategisch instrument, dat met name kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.
Het Europese Hof gaf op 22 september 2011 iets meer duidelijkheid over de functies van een merk en de vraag wanneer gebruik van trefwoorden ('keywords' of 'adwords') is toegestaan.
Samenvatting van Interflora-zaak
Interflora exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Het netwerk bestaat uit bloemisten bij wie klanten in persoon, telefonisch of via internet bestellingen kunnen plaatsen. De bestellingen worden afgehandeld door het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd.
INTERFLORA is een Engels en Europees merk. Het merk geniet in het Verenigd Koninkrijk en in andere lidstaten van de Europese Unie een grote reputatie.
De Engelse onderneming Marks & Spencer is een grote detailhandelaar in het Verenigd Koninkrijk. Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van bloemen. Marks & Spencer is dus een concurrent van Interflora. Marks & Spencer heeft voor Google verschillende trefwoorden ('keywords') met het merk INTERFLORA geselecteerd voor haar Google advertenties.
Via de Engelse rechter is de zaak terecht gekomen bij het Hof van Justitie om uitleg te geven over het merkrecht.
Gevolgen van de uitspraak
De nationale rechter moet per geval nagaan of degene die in Google advertenties gebruik maakt van trefwoorden die met het merk van een ander overeenstemmen, daarmee afbreuk doet aan een van de functies van het merk of op die manier onrechtmatig op de reputatie van het merk meelift.
In de Interflora-zaak moet de nationale rechter met name ook nagaan of het gebruik door Marks & Spencer van de trefwoorden met het INTERFLORA, het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, in gevaar brengt.
Afbreuk aan de functies van het merk?
Afbreuk aan herkomstfunctie: verwarring opwekken omtrent de herkomst
Er is afbreuk aan de functie voor herkomstaanduiding van het merk wanneer de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door de advertentie die met het merk overeenstemmende trefwoord verschijnt, de herkomst niet goed kan vaststellen. Met andere woorden: als hij niet of niet eenvoudig te weten komt of de waren of diensten uit de advertentie afkomstig zijn van de merkhouder (of een economisch met hem verbonden onderneming) of van een derde.
Afbreuk aan investeringsfunctie: merkhouder ernstig hinderen bij verwerving of behoud van reputatie
Onderzoek van deze functie van het merk door het Hof is een nieuw element. Als het gebruik van het merk de merkhouder 'ernstig' hindert bij de verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.
In een situatie waarin het merk reeds een reputatie geniet, wordt afbreuk gedaan aan de investeringsfunctie, wanneer het gebruik deze reputatie aantast en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt.
Maar er is geen sprake van afbreuk aan de investeringsfunctie als het gebruik door een concurrent er enkel toe leidt dat de houder van dat merk zijn inspanningen ter verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat dit gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.
Afbreuk aan reclamefunctie?
Het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander als trefwoord in het kader van een advertentiedienst van zoekmachines als Google, doet daarentegen op zichzelf volgens het Hof geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk.
Bekende merken: onrechtmatig aanhaken/meeliften
Volgens het Hof kan de selectie van bekende merken van een ander als trefwoorden - zonder geldige reden, in het kader van een advertentiedienst als onrechtmatig aanhaken/meeliften worden beschouwd. Dat is vooral ook het geval wanneer internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de merkhouder zijn.
Gebruik bij bieden van alternatief toegestaan: gezonde en eerlijke mededinging
Het is volgens het Hof in beginsel wel toegestaan om een bekend merk te gebruiken als trefwoord, als de adverteerder daarmee slechts een alternatief voor het bekende merk aanbiedt (en geen imitatie). In dat geval valt een dergelijk gebruik volgens het Hof in principe onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten.
Dat kan anders zijn als dit leidt tot verwatering van dat merk of afbreuk aan de reputatie ervan doet of andere afbreuk aan de functies van het merk wordt gedaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als het merk door het gebruik zou kunnen verworden tot soortnaam.
Vergelijkende reclame (buiten de scope van arrest van het Hof)
Het Hof heeft alleen antwoord gegeven op de vragen van de verwijzende rechter over de lijnen die moeten worden gevolgd door de nationale rechter in hun beslissingen en interpretatie van de wet.
Daarom zijn andere aspecten van de gevallen als dit niet door het Hof beoordeeld, zoals de regels inzake misleidende of vergelijkende reclame als een handelsmerk van een concurrent wordt gebruikt in een Google adword om concurrerende alternatieven aan te bieden. Reclame kan worden beschouwd als vergelijkende reclame wanneer daarbij een concurrent of zijn producten of diensten expliciet of impliciet worden genoemd. Onder omstandigheden kan het merk van de concurrent gebruikt als Google adword daartoe leiden.
