Grateful-dozen van Makro maken inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Dutch Design

Rb. Den Haag 11 september 2024, IEF 22238; C/09/649191 / HA ZA 23-537 (Dutch Design tegen Makro). Dutch Design houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van design producten, waaronder opslagdozen (hierna: Box(en)). De Boxen zijn elk voorzien van een sierlabel waarop het logo van Dutch Design Brand is aangebracht. Dutch Design heeft een geschil met Makro, een groothandel die zich onder andere richt op het verhandelen van relatiegeschenken. Makro heeft in de periode 2019 tot en met 2022 Boxen uit het assortiment van Dutch Design afgenomen. Na afloop van de periode brengt Makro een nieuwe lijn kerstpakketten uit onder de naam ‘Grateful’. Volgens Dutch Design is de doos waarin de kerstpakketten worden aangeboden een kopie van haar Box-ontwerp. Dutch Design sommeert Makro om het aanbod van de dozen blijvend te staken en schade te vergoeden, maar Makro geeft geen gehoor. Dutch Design stapt naar de rechtbank, waar zij hetzelfde vordert op straffe van een dwangsom. Zij legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Box driejarige bescherming geniet als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en bovendien auteursrechtelijk beschermd is. Verder stelt Dutch Design dat de dozen van Makro een slaafse nabootsing zijn van de Box. Tot slot beroept Dutch Design zich op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. Makro verweert zich met een beroep op de niet-ontvankelijkheid van Dutch Design.

De rechtbank stelt voorop dat, mocht er sprake zijn van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, de driejarige bescherming die daaruit voortvloeit inmiddels is verlopen (Dutch Design heeft dit verweer van Makro niet weersproken). Dit betekent dat het eventuele modelrecht van Dutch Design de verbodsvordering niet kan dragen en slechts relevant is voor de vordering tot schadevergoeding. 

De rechtbank onderzoekt eerst of de Box van Dutch Design een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is. Hiervoor moet de Box nieuw zijn en een eigen karakter hebben, waarbij de ‘geïnformeerde gebruiker’ als maatman wordt genomen. Naar het oordeel van de rechtbank wordt aan beide vereisten voldaan. De uiterlijke verschijningsvorm van de Box wekt, met name door het sierlabel, bij de geïnformeerde gebruiker een andere indruk dan de door Makro naar voren gebrachte dozen uit het vormgevingserfgoed. Op basis van een vergelijking concludeert de rechter dat de Grateful-dozen van Makro inbreuk maken op het modelrecht van Dutch Design. Verder overweegt de rechtbank dat de Box alleen als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt als deze oorspronkelijk is en de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt door middel van creatieve keuzes. Het enkele sierlabel als creatieve element acht de rechter in dit geval onvoldoende om de Box als werk aan te merken. Daarnaast stelt de rechter dat (slaafse) nabootsing van een stoffelijk product dat niet door een absoluut recht van intellectuele eigendom wordt beschermd in beginsel is toegestaan, voor zover geen verwarring bij het publiek valt te duchten. Voor uitzondering op de regel is bovendien vereist dat het nagebootste voorwerp een zeker onderscheidend vermogen heeft, waarbij de drempel hoger ligt dan bij het eigen karakter in het modellenrecht. Dergelijk onderscheidend vermogen is hier niet aan de orde, aldus de rechtbank. Tot slot faalt het beroep van Dutch Design op de redelijkheid en billijkheid: partijen zaten nog niet zo ver in de onderhandelingsfase dat Dutch Design daaruit bepaalde verwachtingen kon halen met betrekking tot het geschil. Al met al zal de vordering tot schadevergoeding worden toegewezen voor zover deze ziet op het modelrecht van Dutch Design.

4.2. Dutch Design stelt dat Makro met de verhandeling van de dozen uit de 'Grateful’ lijn inbreuk heeft gemaakt op haar rechten als houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Dutch Design heeft het verweer van Makro dat het niet-ingeschreven Gerneenschapsmodelrecht is geëindigd op 27 februari 2023 (op grond van artikel 11 GModVo), omdat Dutch Design de Box in een bericht van 27 februari 2020 voor het publiek beschikbaar had gesteld, niet weersproken. Niet in geschil is dat Makro in december 2022 haar Grateful geschenkdozen is gaan verhandelen. Daarmee kan een eventueel niet ingeschreven Gemeenschapsrnodel de verbodsvordering niet dragen en is deze grondslag slechts relevant voor de door Dutch Design gevorderde vergoeding voor schade in de periode december 2022 tot en met 27 februari 2023.

4.14. De rechtbank overweegt met betrekking tot de inbreuk als volgt. Wanneer de bedrukking van de Box en Grateful doos buiten beschouwing wordt gelaten, zal de Grateful doos bij de geïnformeerde gebruiker een zelfde algemene indruk wekken als het Gemeenschapsmodel van Dutch Design. Hiertoe is het volgende redengevend.

4.22. Voor zover Dutch Design stelt dat met de breedte van de vouwrand van het deksel een creatieve keuze is gemaakt, volgt de rechtbank Dutch Design hierin niet. Uit het vormgevingserfgoed dat partijen hebben laten zien, blijkt immers dat een keuze voor randen die een kwart of een derde van de hoogte van de doos meten gebruikelijk is. Voor zover Dutch Design met haar beroep op de vouwrand doelt op een versteviging aan de binnenkant van het deksel, oordeelt de rechtbank dat deze keuze te zeer het resultaat is van een technisch dan wel functioneel uitgangspunt, zodat dat element van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten.

4.28. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Dutch Design niet laten zien dat de Boxen een eigen plaats in de markt innemen. Anders gezegd is niet gebleken dat het publiek de (sierlabels aan de) Boxen herkent in de zin dat het publiek denkt dat deze uit één bron afkomstig zijn, of denkt dat de producten van Makro met toestemming van Dutch Design op de markt worden gebracht. Het tonen van afbeeldingen van andere geschenkdozen op de markt zonder sierlabel, volstaat niet als onderbouwing van de gestelde herkenbaarheid. De herkenning bij het publiek, als deze er al zou zijn, zou dan naar het oordeel van de rechter voortkomen uit de gestileerde naam Dutch Design Brand die op het sierlabel is afgedrukt. niet zozeer uit het sierlabel zelf: