HvJ EU: advertentie laten plaatsen is geen gebruik teken

HvJ EU 2 juli 2020, IEF 19317, IEFbe 3101; ECLI:EU:C:2020:519 (mk advokaten tegen MBK Rechtsanwälte) Merkenrecht. Deze uitspraak betreft de uitlegging van artikel 5 lid 1 Richtlijn 2008/95/EG. Het verzoek om uitleg is ingediend naar aanleiding van een geding tussen mk advokaten en MBK Rechtsanwälte.
Het Oberlandesgericht Düsseldorf stelde de volgende vraag aan het Hof van Justitie: “Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5 lid 1 Richtlijn 2008/95, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk?”
Het antwoord komt erop neer dat artikel 5 lid 1 Richtlijn 2008/95 zo moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

27. Wat dit laatste betreft moet worden opgemerkt dat wanneer beheerders van websites op eigen initiatief en in eigen naam een advertentie overnemen, de ondernemer wiens waren of diensten op die manier worden gepromoot, niet als de klant van deze beheerders kan worden beschouwd. Bijgevolg is de rechtspraak van het Hof, volgens welke de beheerder van een internetzoekmachine zelf geen gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die deel uitmaken van de advertenties van zijn klanten of leiden tot de weergave van die advertenties (zie met name arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punt 56, en 2 april 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, punten 39 en 40), in dat geval niet van toepassing.

31. Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

Prejudiciële vraag:

„Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk?”