IE-klassieker: Leo Pharma/Sandoz

Hoge Raad 3 oktober 2013, IEF 22213; ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharma/Sandoz) [IEF 14252]

Onderwerp:
Inventiviteit, problem-solution approach

Feiten:
Leo Pharma brengt een geneesmiddel op de markt met het bestanddeel ‘calcipotriol’ en had een oud Europees octrooi op dit bestanddeel in een kristalvorm. Na afloop diende Leo Pharma een aanvraag in voor een verbeterde versie. Sandoz maakte na toewijzing van dit octrooi ook gebruik van deze verbeterde versie.

Rechtsregel (rechtsoverweging 3.3):
Een uitvinding is inventief wanneer zij voor de vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Hierbij wordt de problem-solution approach toegepast:
1. Het bepalen van de meest nabije stand van de techniek;
2. Het vaststellen van het objectief technische probleem dat het octrooi beoogt op te lossen;
3. Beoordelen of het octrooi voor de hand ligt voor de vakman.
Met deze aanpak in het achterhoofd slaagde Leo Pharma er niet in het octrooi staande te houden.

3.3 Kort samengevat, heeft het hof ter zake van de inventiviteit van het octrooi als volgt overwogen.

De inventiviteit van het octrooi kan in dit geval worden beoordeeld met toepassing van de zogenoemde ‘problem solution approach’ (rov.10). De meest nabije stand van de techniek is WO 834, waarin voor het eerst de stof calcipotriol in een kristallijne vorm (te weten: anhydraat) is beschreven (rov. 11). Het objectieve technische probleem dat het octrooi beoogt op te lossen, is hoe de opslagstabiliteit van calcipotriol in een voor therapeutisch gebruik geschikte vorm kan worden verbeterd ten opzichte van het bekende calcipotriol anhydraat (rov. 14). In dit kader moet onderzocht worden of het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum voor de hand lag om, uitgaand van het kristallijne anhydrate calcipotriol van WO 834, te zoeken naar een kristallijne vorm van calcipotriol die voor therapeutisch gebruik geschikt is en stabieler is dan het anhydraat gedurende opslag, dat wil zeggen minder degradeert, en of hij calcipotriol monohydraat zou hebben gevonden (rov. 15). 

De vakman opereerde begin jaren ’90 in een omgeving waarin het belang van het zoeken naar (pseudo)polymorfen van werkzame stoffen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen bekend was, en hij was zich ervan bewust dat polymorfisme invloed heeft op onder meer de (diverse vormen van) stabiliteit van een werkzame stof (rov. 17). In rov. 18 overwoog het hof vervolgens:

“18. Daarvan uitgaand zou de vakman, geconfronteerd met het hiervoor gedefinieerde probleem, naar ’s hofs overtuiging, onderzoek hebben gedaan naar het bestaan van andere kristallijne verschijningsvormen van calcipotriol, met een mogelijk grotere opslagstabiliteit. Het hof verwerpt in dit verband de stelling van Leo Pharma dat de vakman geen enkele aanleiding had om te zoeken naar andere kristallijne vormen aangezien het zoeken naar andere kristallijne vormen destijds geen routine was en daartoe ook geen concrete aanleiding bestond omdat het calcipotriol anhydraat goed bruikbaar en voldoende stabiel was. Leo Pharma ziet hierbij over het hoofd dat het vertrekpunt is het hiervoor genoemde objectieve technische probleem, namelijk of de opslagstabiliteit van het bekende calcipotriol (anhydraat) zou kunnen worden verbeterd. Het hof gaat voorts voorbij aan het betoog van Leo Pharma dat de vakman geen volledig polymorfie-onderzoek zou hebben uitgevoerd omdat dat begin 1993 (in de farmaceutische industrie) niet gebruikelijk was. Het gaat immers niet om een onderzoek naar alle mogelijke kristallijne vormen van calcipotriol, maar om het zoeken naar een kristallijne vorm die een betere opslagstabiliteit zou hebben dan het anhydraat. Zoals in rov. 17 is overwogen, was de vakman zich er, ook begin 1993, terdege van bewust dat het onderzoek naar (andere) (pseudo)polymorfe verschijningsvormen van een werkzame stof, mede met het oog op de opslagstabiliteit daarvan, zinvol was.”

Aangezien calcipotriol een vitamine D-analogon voor topische toepassing is, zou de vakman hebben gezocht naar andere documenten over dergelijke vitamine D-verbindingen. Daarbij zou hij zijn gestuit op een drietal octrooischriften (twee Amerikaanse en een Japanse) waarin de vorming van een (mono)hydraat van bepaalde vitamine D-analoga worden beschreven. Daarin worden de gunstige eigenschappen van (mono)hydraten genoemd, waaronder een grote stabiliteit, terwijl ook melding wordt gemaakt van de geschiktheid tot gebruik in therapeutische werkzame formuleringen. (rov. 19) Voorts wijst het hof op een wetenschappelijk artikel uit 1992, waarin de geschiktheid van calcipotriol voor de topische behandeling van psoriasis wordt vergeleken met twee van de drie (mono)hydraten die onderwerp vormen van de in rov. 19 besproken octrooiaanvragen; het hof constateert dat de desbetreffende stoffen qua structuur grote gelijkenis vertonen (rov. 20).

Uitgaande van het objectieve technische probleem zou de vakman in voornoemde documenten een sterke aansporing hebben gevonden om, met toepassing van de werkwijzen beschreven in voornoemde drie octrooischriften, monohydraat van calcipotriol te verkrijgen. Het gaat daarbij om eenvoudige, routinematige en niet kostbare proeven die tot het standaard gereedschap van de vakman behoren. Een drietal door Leo Pharma genoemde omstandigheden zou de vakman, geconfronteerd met de beperkte opslagcapaciteit van calcipotriol anhydraat en opererend in de in rov. 17 beschreven omgeving, er niet van hebben weerhouden bedoelde experimenten uit te voeren. Op basis van de stand van de techniek bestond er voor de vakman een voldoende verwachting van succes om tot het doen van proeven over te gaan. (rov. 21) 
De vakman zou daarbij het monohydraat van calcipotriol hebben gevonden (rov. 22) en hij zou op de prioriteitsdatum de vorming van calcipotriol monohydraat hebben kunnen vaststellen (rov. 23). Uit het voorgaande volgt dat het octrooi inventiviteit ontbeert, omdat de vakman zonder uitvindingswerkzaamheden tot de bereiding van calcipotriol monohydraat zou zijn gekomen (rov. 24).