IE-rechten verwarmingsketel hoeven niet te worden overgedragen

Rb. Overijssel 26 oktober 2022, IEF 21064; ECLI:NL:RBOVE:2022:3175 (Reduxion c.s. tegen gedaagde 1 c.s.) Reduxion is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van een elektrische verwarmingsketel onder de naam 'Reduxion Ecoliner'. Tussen Reduxion c.s. en gedaagde c.s. zijn geheimhoudingsovereenkomsten gesloten. Op 4 december 2020 is E-Ketel opgericht. E-Ketel houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van een elektrische verwarmingsketel en doet dat onder de naam 'Trion E-ketel'. Gedaagde 2 heeft zich vanaf  februari 2020 bezig gehouden met de ontwikkeling van de Trion E-ketel. Bij separate brieven van 25 juni 2021 heeft Reduxion c.s. gedaagde 1 c.s. aansprakelijk gesteld en onder meer gesommeerd om alle activiteiten met betrekking tot de verdere ontwikkeling, productie en verkoop van de Trion E-ketel per direct te staken en gestaakt te houden. Reduxion c.s. vordert verschillende varianten van schadevergoeding, verboden en geboden. Reduxion c.s. vordert verder dat gedaagde 1 c.s. alle IE-rechten met betrekking tot de Trion E-ketel aan Reduxion om niet overdraagt. De rechtbank oordeelt dat alleen gedaagde 2 aansprakelijk is voor de geleden schade. De rechtbank wijst de vordering tot overdracht van de IE-rechten op de Trion E-ketel af omdat Reduxion c.s. onvoldoende heeft onderbouwd op welke grond Reduxion gesteld zou moeten worden in de positie van rechthebbende op de verschillende IE-rechten die volgens haar aan gedaagde 1 c.s. ter zake de Trion E-ketel toekomen. Verder zou door toewijzing van de gevorderde overdracht van de IE-rechten Reduxion meer krijgen dan waar zij recht op heeft.

5.9. Ten aanzien van [gedaagde 2] overweegt de rechtbank dat hij jarenlang bij Reduxion c.s. aan de ontwikkeling en productie van de Ecoliner heeft gewerkt, dat hij daarmee in die periode naar niet is betwist bedrijfsgevoelige kennis en ervaring heeft opgedaan en dat hij begin 2020 – na een verschil van inzicht met [A] en [B] over het te volgen pad naar succes – eenzijdig, zonder Reduxion c.s. daarvan in kennis te stellen, heeft besloten om met de Trion E-ketel een concurrerend product te gaan ontwikkelen en vermarkten met gebruikmaking van de hiervoor bedoelde know how. Bovendien heeft hij dat gedaan met gebruikmaking van aan Reduxion c.s. toebehorende materialen en gereedschap naar Reduxion c.s. gemotiveerd heeft gesteld en [gedaagde 2] onvoldoende heeft betwist. Dat sprake is van concurrerende activiteiten volgt reeds uit het feit dat beide ketels elektrische verwarmingsketels zijn, die zich beiden presenteren als alternatieven voor de gangbare, van gas afhankelijke, ketels. De rechtbank is van oordeel dat [gedaagde 2] met deze handelswijze tegenover Reduxion c.s. en DSF onzorgvuldig – en daarmee onrechtmatig – heeft gehandeld. Daartoe is met name redengevend dat [gedaagde 2] als indirect bestuurder van Reduxion en DSF een bijzondere verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft richting deze vennootschappen, ook al is artikel 2:9 BW niet aan de orde. [gedaagde 2] is bestuurder van [gedaagde 1] , die op haar beurt (mede) bestuurder van Reduxion en DSF is. [gedaagde 2] heeft als enige de volledige zeggenschap in [gedaagde 1] , die jegens Reduxion en DSF gehouden is tot een behoorlijke vervulling van haar taak als bestuurder. Hieruit vloeit voort dat [gedaagde 2] zich de gerechtvaardigde belangen van Reduxion en DSF moet aantrekken en dat hij zich dient te onthouden van met Reduxion en DSF concurrerende activiteiten. Die bijzondere verantwoordelijkheid en zorgplicht blijken ook uit (het onder meer tot [gedaagde 2] als meerderheidsaandeelhouder van [gedaagde 1] gerichte) artikel 3 lid 2 onder d van de bestuurs- en aandeelhoudersovereenkomst, waarvan de strekking is dat zonder toestemming geen met Reduxion concurrerende werkzaamheden mogen worden verricht. 

Voor zover [gedaagde 2] heeft willen betogen dat het hem na februari 2020 vrijstond om aan de ontwikkeling van de Trion E-ketel te werken, omdat Reduxion nadien geen activiteiten terzake meer zou hebben verricht en hij geen managementvergoeding meer ontving, snijdt dat betoog geen hout. Reduxion c.s. heeft middels overlegging van haar producties 33 tot en met 36 overtuigend aangetoond dat Reduxion c.s. ook na februari 2020 is doorgegaan en nog steeds doorgaat met de ontwikkeling, productie en verkoop van de Ecoliner en [gedaagde 2] heeft niet betwist dat was afgesproken dat vergoedingen (weer) zouden volgen zodra de Ecoliner winst zou opleveren. 

Heeft [gedaagde 2] dus onrechtmatig gehandeld jegens Reduxion en DSF, naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volgehouden, althans niet zonder nadere toelichting, die echter ontbreekt, dat hij ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens Zeus Beton en [eiser 3] . 

5.15. De rechtbank is van oordeel dat, mede gelet op de verklaring van [gedaagde 2] ter zitting dat ongeveer tien Trion E-ketels (zakelijk) zijn verkocht met een nettowinst van circa € 1.500,00 per ketel, de mogelijkheid dat Reduxion en DSF schade hebben geleden voldoende is onderbouwd en aannemelijk is geworden. Tegelijkertijd is de omvang van die schade in dit stadium nog te ongewis. Dit betekent enerzijds dat de rechtbank niet alvast, zoals door Reduxion c.s. is gevorderd, een bedrag van tweemaal € 500.000,00 als voorschot op de schadevergoeding zal toewijzen, maar dat voor het bepalen van de omvang van de schade, anderzijds, de zaak naar de schadestaatprocedure zal worden verwezen, zoals Reduxion c.s. eveneens heeft verzocht.

5.16. Reduxion c.s. vordert dat [gedaagde 1] c.s. alle IE-rechten met betrekking tot de Trion E-ketel aan Reduxion om niet overdraagt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Reduxion c.s. echter onvoldoende onderbouwd op welke grond Reduxion gesteld zou moeten worden in de positie van rechthebbende op de verschillende IE-rechten die volgens haar aan [gedaagde 2] of [gedaagde 1] c.s. ter zake de Trion E-ketel toekomen. Bovendien valt niet in te zien welk belang Reduxion c.s. daarbij heeft, naast de vordering tot schadevergoeding in geld waarvoor de zaak naar de schadestaatprocedure zal worden verwezen. Daarbij komt dat de schadevergoeding strekt tot herstel: deze dient ertoe dat Reduxion en DSF in de situatie moeten worden gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd als [gedaagde 2] niet onrechtmatig zou hebben gehandeld. De IE-rechten zouden aan [gedaagde 2] als uitvinder toekomen. Door toewijzing van de gevorderde overdracht van de IE-rechten krijgt Reduxion meer dan waar zij recht op heeft. De rechtbank wijst deze vordering dan ook af.