Inbreuk telecom-octrooi Philips, tegenvoorstel is niet FRAND

Hof Den Haag 2 juli 2019, IEF 18562; ECLI:NL:GHDHA:2019:3613 (Koninklijke Philips tegen Wiko SAS) In het tussenarrest oordeelde het hof eerder dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek van het octrooi geldig moeten worden geacht en dat Wiko daarop inbreuk maakt [IEF 18415].  Wiko wordt verboden om in Nederland inbreuk te maken op de conclusies van Europees octrooi EP 1 623 511. Philips maakt geen misbruik van haar (door Wiko gestelde) machtspositie. Wiko heeft zich voorafgaand aan de procedure niet een willing licensee getoond. Het licentievoorstel van Philips is redelijk en niet-discriminatoir. Het tegenvoorstel van Wiko wordt niet FRAND geacht. Onder meer omdat de zekerheidstelling in hoge mate is gebaseerd op dat tegenvoorstel, verwerpt het Hof het argument dat Philips vanwege die zekerheidstelling geen belang zou hebben bij een verbod.

4.7 In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie (EC) overwogen dat het handhaven van een standaard essentieel octrooi op zichzelf niet mededingingbeperkend (‘anticompetitive’) is, maar dat het onder bijzondere omstandigheden ongeoorloofd kan zijn om op basis van een standaard essentieel octrooi een verbodsvordering in te stellen tegen een derde die serieus bereid is om een licentie af te sluiten en hierover met de SEP-houder te goeder trouw te onderhandelen, ook wel aangeduid als een ‘willing licensee’ (par. 126 Google-beschikking, Case No COMP/M.63 $1).

4.14 Het hof is van oordeel dat het HvJ EU met het in het Huawei / ZTE arrest gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakeljkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zoti opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. Zoals door het HvJ EU in r.o. 55 en 56 tot uitdrukking gebracht moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van zijn octrooirechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het Huawei / ZIE arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelingen tussen partijen over een Frand-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-hoctder worden verwacht dat hij de SEP gebrtiiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentie-aanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder drtik van een dreigend verbod gevoerd ktinnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarden. De High Court in Engeland (Birss, J) heeft dat in de Unwired Planet v Huawei uitspraak (van 7juni 2017, [2017] EHWC 711 (pat), bekrachtigd door de Court of Appeal bij uitspraak van 23 oktober 2018, [201 8] EWCA Civ 2344) als volgt tot uitdrukking gebracht: (...)

4.45 De slotsom is dat niet is komen, vast te staan dat Philips onder de gegeven omstandigheden misbruik zou maken van haar (door Wiko gestelde) machtspositie. Het verweer van Wiko dat de vorderingen van Philips wegens misbruik van machtspositie niet toewijsbaar zouden zijn moet derhalve reeds om die reden worden verworpen. De vraag of Philips daadwerkelijk een economische machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU heeft, hetgeen Wiko heeft gesteld maar Philips heeft betwist, behoeft geen beantwoording.

derdenbeding
4.46 Wiko heeft verder nog aangevoerd dat Philips haar octrooi niet jegens Wiko zou mogen handhaven omdat Philips in strijd zou handelen met haar ETSI Frand-verklaring die een derdenbeding bevat waarop Wiko zich rechtstreeks kan beroepen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat Wiko naar het oordeel van het hof onvoldoende bewijs heeft bijgebracht voor haar standpumt dat Philips geen licentie-aanbod onder frand-voorwaarden aan Wiko heeft aangeboden. Aldus kan Wiko’s op deze grondslag gebaseerde verweer tegen de toewijzing van de verbods- en recailvordering evenmin slagen.

belang bij verbod
4.47 Het standpunt van Wiko dat Philips geen belang zou hebben bij een verbod, gelet op de door Wiko gestelde zekerheid, wordt verworpen. Deze zekerheid is in hoge mate gebaseerd op de door Wiko voorgestelde vergoeding die aanzienlijk lager is dan het doorPhilips gedane voorstel waarvan niet is komen vast te staan dat dit niet Frand zou zijn. Dat Philips zelf niet actief is op de markt, zoals Wiko verder nog heeft opgemerkt, doet er niet aan af dat zij onder de gegeven omstandigheden recht en belang heeft bij handhaving van haar octrooirechten.