Kort geding over stukgelopen samenwerking softwareondernemingen

Hof Den Haag 20 februari 2024, IT 4489, IEF 21932; ECLI:NL:GHDHA:2024:312 (Advisor tegen Dmarcian). De Amerikaanse softwareonderneming Dmarcian is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse softwareonderneming Advisor voor de exploitatie van de door Dmarcian ontwikkelde software. Advisor heeft softwareontwikkelaars ingeschakeld voor werkzaamheden aan de software, waardoor een geschil is ontstaan of Advisor mede-auteursrechthebbende is geworden van de nieuw ontwikkelde software (“versie 2.0”). In onderhavige procedure vordert Advisor dat Dmarcian de exclusieve exploitatiebevoegdheid van Advisor in Europa, Rusland en Afrika respecteert. Advisor beroept zich hierbij op een mondeling overeengekomen eeuwigdurende exclusieve licentie en op gemeenschappelijk auteursrecht.

Advisor eist dat Dmarcian de in mondelinge overeenkomst nagekomen exclusiviteit nakomt. Dmarcian voert aan dat er geen eeuwigdurende onopzegbare licentie is verleend en de wél verleende licentie op 1 februari 2021 door opzegging rechtsgeldig is geëindigd. Het hof is van oordeel dat Advisor in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs (nog) niet mocht verwachten dat de overeenkomst, die nooit formeel is vastgelegd, onopzegbaar zou zijn. Verder ligt het niet voor voor de hand dat Dmarcian afstand zou doen van haar exploitatierechten. Advisor mocht daarop bij gebrek aan schriftelijke vastlegging in dit geval redelijkerwijs ook niet op vertrouwen. De gevorderde voorzieningen betreffende een exclusieve niet-opzegbare licentie zijn zodoende niet toewijsbaar. Dmarcian stelt daarnaast dat geen sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht. De aangebrachte bijdragen van de softwareontwikkelaars zouden enkel bestaan uitsluitend uit auteursrechtelijk irrelevante, zuiver functionele refactoring. Hierbij is er geen ruimte voor auteursrechtelijk relevante creatieve keuzes, aldus Advisor. Het hof gaat hier niet mee in en acht voldoende aannemelijk dat (uiteindelijk in bodemprocedure zal worden vastgesteld) de ontwikkelaars een aanzienlijk bijdrage hebben geleverd en er sprake is van een gemeenschappelijk werk.

De vordering van Advisor wat betreft de exploitatie van de software in Europa, Rusland en Afrika te verbieden kan slechts worden beoordeeld voor zover het om Nederlandse klanten gaat. Het gevorderde verbod is toewijsbaar. Het hof oordeelt echter, met inachtneming van het onbeperkt gemeenschappelijk auteursrecht, dat deze vorderingen wat betreft de klanten in Nederland met wie Dmarcian rechtstreeks of althans zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd, niet toegewezen kunnen worden. Het hof verbiedt Dmarcian de software te exploiteren in Nederland, met benoemde uitzondering van al bestaande klanten van Dmarcian.

5.16. Het hof verwijst allereerst naar hetgeen hiervoor in het kader van de internationale bevoegdheid over de inhoud van de in januari 2016 mondeling gesloten overeenkomst is overwogen. Dit komt erop neer dat tussen partijen in dit kort geding voldoende is komen vast te staan dat partijen handelden op grond van een mondeling overeengekomen (grotendeels) exclusieve distributierelatie waarin Advisor in het Territoir abonnementen op de Software verkocht. Het hof is voorshands van oordeel dat uit de feitelijke gang van zaken en gevoerde correspondentie volgt dat partijen ervan uitgingen dat het hierbij ging om een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Advisor mocht naar het voorlopig oordeel van het hof in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs (nog) niet verwachten dat de – nimmer formeel vastgelegde overeenkomst – onopzegbaar zou zijn. Dat Advisor in een slackbericht van 11 juni 2019 aan Dmarcian heeft gesproken over een ‘eternal and exclusive license’ en Dmarcian dat niet heeft weersproken, is voor een andersluidend oordeel voorshands onvoldoende. De door Dmarcian op 3 september 2019 aangebrachte aanpassing in het schema waarin de woorden ‘perpetual licencing agreement’ zijn gebruikt, vonden plaats in het kader van een procedure tegen de ontslagen medewerker Swenberg. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat de na 2016 uitgewisselde voorstellen en stukken (waaronder de onder 3.6 genoemde op 7 december 2016 door Dmarcian aan Advisor gestuurde MNDA en PIIA) als een schriftelijke vastlegging van mondeling gemaakte afspraken kunnen worden gezien. Ten tijde van de opzegging in 2021 was de samenwerking nog niet schriftelijk geformaliseerd, terwijl feitelijk vanaf de door Advisor gestuurde e-mail van 4 december 2019 al sprake was van ernstig verstoorde verhoudingen. Overigens ligt ook bepaald niet voor de hand dat Dmarcian in 2016 aan haar eerste en enige distributeur mondeling een niet opzegbare eeuwigdurende exclusieve licentie zou verlenen en daarmee vergaand afstand zou doen van haar exploitatierechten. Advisor mocht daarop bij gebrek aan schriftelijke vastlegging in dit geval redelijkerwijs ook niet op vertrouwen. Dit is niet anders doordat aan Dmarcian en/of [X] een (optierecht op een) meerderheidsaandeel in Advisor was verleend. Vast staat dat Advisor ten tijde van het inroepen van de exitregeling in 2021 al ruim vijf jaar gebruik had gemaakt van de door Dmarcian aan haar verleende exclusieve licentie. Uit de gestelde feiten en omstandigheden volgt voorshands niet dat het (uitgeoefende) optierecht voor Dmarcian en/of [X] op het meerderheidsbelang in Advisor redelijkerwijs als volledige afkoopsom voor een eeuwigdurende niet opzegbare licentie kon gelden.

5.31

Of de door de Europese softwareontwikkelaars geleverde bijdragen oorspronkelijk zijn in auteursrechtelijke zin, vergt nader onderzoek waarvoor in dit kort geding geen plaats is en zal uiteindelijk in de bodemprocedure moeten worden uitgemaakt. Het hof acht evenwel voldoende aannemelijk dat (uiteindelijk zal worden vastgesteld) dat van een gemeenschappelijk werk sprake is. Voor gemeenschappelijk auteursrecht op versie 2.0 is immers niet vereist dat de bijdragen van de ontwikkelaars van gelijk gewicht zijn ten opzichte van de bijdrage van Dmarcian als maker van de aanvankelijke versie van de Software. Ook een geringe, van de overige elementen van het werk niet scheidbare, bijdrage die voldoet aan de oorspronkelijkheidseis is hiervoor reeds voldoende. Vast staat dat zes Bulgaarse softwareontwikkelaars en [aandeelhouder 2] vele maanden aan de ontwikkeling van versie 2.0 hebben gewerkt. Ook de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker [onderzoeker] heeft samen met onafhankelijk IT-deskundige [deskundige 3] geconcludeerd dat mede gezien de (in het onderzoeksrapport beschreven) werkwijze van het (de facto) sinds mei 2017 bestaande software development team, de duur van de werkzaamheden van de ingeschakelde ontwikkelaars aan versie 2.0, de daarin gedane investeringen en het overzicht van de geleverde features, aannemelijk is dat de ontwikkelaars een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de broncode van de kernfunctionaliteit van versie 1.0 en 2.0. Zonder nadere toelichting, die Dmarcian niet heeft gegeven, valt ook niet in te zien dat de aangetrokken Europese ontwikkelaars nooit mede auteursrechthebbenden hadden kunnen worden omdat zij de Software ‘onder licentie’ ontwikkelden. Evenmin heeft Dmarcian in het licht van hetgeen hierover in het onderzoeksverslag is vermeld, voldoende toegelicht en onderbouwd dat de werkzaamheden van de Europese ontwikkelaars onder zodanig (voortdurende) leiding en toezicht van [X] geschiedde, dat deze als maker moet worden aangemerkt. Gelet op al het voorgaande acht het hof in dit kort geding voldoende aannemelijk dat de Europese ontwikkelaars tenminste in enige mate een onscheidbaar aandeel hebben gehad in versie 2.0 dat blijkt geeft van vrije creatieve keuzes in auteursrechtelijke zin waarmee (reeds) van gemeenschappelijk auteursrecht sprake is. Grief 13 faalt derhalve. Voor zover Dmarcian zonder toestemming van Advisor met betrekking tot het gemeenschappelijke werk exploitatiehandelingen verricht, is in beginsel sprake van auteursrechtinbreuk waartegen Advisor kan optreden.