Lisbeth Depypere - Hof van Justitie verduidelijkt de techniekrestrictie in het modellenrecht

Kort commentaar bij HvJ EU, IEF 17542; IEFbe 2492; (Doceram tegen CeramTec). Technologische innovatie is een hoog goed en zou dus niet mogen worden gehinderd door bescherming van intellectuele rechten zoals merken en modellen. Daarom bestaat in het merkenrecht en in het modellenrecht de “techniekrestrictie”. De techniekrestrictie beoogt kort samengevat dat technische oplossingen enkel als octrooi kunnen worden beschermd, niet als merk of model. De vraag hoe (ruim) de techniekrestrictie moet worden uitgelegd, leidde in het verleden tot verschillende strekkingen.

Hoe de techniekrestrictie in het merkenrecht moet worden geïnterpreteerd, werd door het Hof van Justitie al meermaals verduidelijkt (zie Philips/Remington (C-123/45) en Lego (C-48/09)). In het merkenrecht geldt dat het voor de beoordeling van de vraag of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet van belang is dat er voor die vorm alternatieven bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat wordt bereikt (de “apparaatgerichte leer”).

Maar in het modellenrecht bleef een dergelijke verduidelijking van de techniekrestrictie vooralsnog uit. Met het arrest van 8 maart 2018 in de zaak Doceram/CeramTec werd daar nu verandering in gebracht.

De techniekrestrictie staat in het modellenrecht in artikel 8 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening, dat luidt: “Een recht op een gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.” De vraag is dus: wanneer worden de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie bepaald en zijn ze dus louter functioneel?

Volgens de ene strekking  (de apparaatgerichte leer cfr. het merkenrecht) worden de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie bepaald wanneer ze enkel dienen om een technische oplossing te bereiken en esthetische overwegingen daarbij volledig irrelevant zijn. Het bestaan van technische alternatieven doet er volgens de apparaatgerichte leer niet aan af dat de verschijningsvorm van een voortbrengsel met een uitsluitend technische functie niet door het modellenrecht beschermd kan worden.

Volgens de andere strekking (de resultaatgerichte leer/alternatievenleer/het criterium van de “veelheid van verschijningsvormen”) is het enkel mogelijk dat de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald als er geen alternatieve verschijningsvormen bestaan waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld. Met andere woorden, als er technische alternatieven bestaan, is de verschijningsvorm van het betreffende voortbrengsel niet puur functioneel, vindt de techniekrestrictie geen toepassing en kan het voortbrengsel als model worden beschermd.

Het risico bij de resultaatgerichte leer is dat een bedrijf als strategie zoveel mogelijk denkbare vormen van een voortbrengsel met louter functionele uiterlijke kenmerken als model laat inschrijven. In de praktijk geniet dat bedrijf dan bescherming voor dat voortbrengsel die vergelijkbaar is met de bescherming van een octrooi, terwijl niet aan de zwaardere voorwaarden voor octrooibescherming moet worden voldaan. Dat bedrijf monopoliseert dan eigenlijk als modelhouder een technische oplossing, buiten het octrooirecht om.

En net dat is wat Doceram wellicht probeerde in het Duitse geschil dat leidde tot het arrest van het Hof van Justitie. Doceram en CeramTec verkopen allebei centreerpennen, in dezelfde varianten, met dat verschil dat Doceram meerdere modellen heeft geregistreerd voor die centreerpennen, in drie verschillende geometrische vormen, met telkens zes verschillende types. Doceram dagvaardde CeramTec voor inbreuk op haar modellen en CeramTec stelde een tegenvordering in tot nietigverklaring van de modellen op basis van de techniekrestrictie.

In eerste aanleg volgde de Duitse rechtbank CeramTec en sprak de nietigverklaring van de modellen uit.  In hoger beroep wees het Oberlandesgericht Düsseldorf op de alternatieve verschijningsvormen van de centreerpennen die niet werden beschermd door modellen. De vraag was of dat voldoende was om te besluiten dat de uiterlijke kenmerken van de centreerpennen niet uitsluitend werden bepaald door de technische functie (conform de resultaatgerichte leer), dan wel of nog verder moest worden onderzocht of de technische functie de enige bepalende factor was geweest (conform de apparaatgerichte leer). Het Oberlandesgericht verwees de zaak naar het Hof van Justitie om voor eens en voor altijd uit te maken welke leer moet worden gevolgd.

De Advocaat-Generaal adviseerde het Hof om een gebalanceerde apparaatgerichte leer te volgen. Het Hof van Justitie is de Advocaat-Generaal daarin gevolgd.

Hof van Justitie: dat/of er alternatieve modellen zijn is niet doorslaggevend Eerst en vooral oordeelt het Hof van Justitie dat de techniekrestrictie in het modellenrecht een autonoom unierechtelijk begrip is dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd. Het is vanaf nu dus uitgesloten dat in verschillende lidstaten een verschillende leer wordt gevolgd.

Het is niet noodzakelijk dat het uiterlijk van een voortbrengsel, zoals de centreerpennen,  een esthetisch aspect heeft om als model beschermd te kunnen worden, aldus het Hof van Justitie. Maar de verschijningsvorm is natuurlijk wel het doorslaggevende element van een model, waardoor modelbescherming niet mogelijk is wanneer het visuele aspect geen rol heeft gespeeld bij het ontwerp van het voortbrengsel, en de ontwerper louter met het oog op de technische functie van het voortbrengsel voor die welbepaalde uiterlijke kenmerken (hetzij de verschijningsvorm) van het voortbrengsel heeft gekozen.

Op die manier voorkomt men dat technologische innovatie wordt gehinderd doordat puur functionele uiterlijke kenmerken worden beschermd door het modellenrecht. In het bijzonder wordt zo vermeden dat een bedrijf als modelhouder een technische oplossing, buiten het octrooirecht om, monopoliseert.

Daarom moet men voor de beoordeling van de vraag of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald, nagaan of die technische functie de enig factor was die bepalend was voor die kenmerken. En het is dus niet doorslaggevend of er alternatieve verschijningsvormen zijn.

…Maar het bestaan van alternatieve verschijningsvormen is wel een factor om rekening mee te houden
Moet men bij de beoordeling van de techniekrestrictie dan uitgaan van de perceptie van een  “een objectieve waarnemer”? Neen, aldus het Hof, men moet geen rekening houden met de perceptie van een dergelijke maatman, maar met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.  Die omstandigheden zijn bijvoorbeeld het concrete gebruik van het voortbrengsel en de vraag of er alternatieven zijn. De vraag of er alternatieve verschijningsvormen bestaan is dus niet doorslaggevend maar is wel een factor waarmee rekening moet worden gehouden en die erop kan wijzen dat de vorm niet uitsluitend door de technische functie wordt bepaald.

Wat nu? Het Hof van Justitie heeft voor de ruime interpretatie van de techniekrestrictie van de apparaatgerichte leer gekozen. Het wordt bijgevolg niet eenvoudiger voor een bedrijf om modelbescherming te krijgen voor functionele voorwerpen.

Echter, hoewel het niet doorslaggevend is, is het wel nuttig dat er alternatieve verschijningsvormen zijn voor een technisch voorwerp waarvoor men modelbescherming wenst. De rechter kan bijgevolg nog steeds in overweging nemen dat er alternatieve verschijningsvormen bestaan om te komen tot het oordeel dat de verschijningsvorm van een voorwerp niet louter technisch bepaald is en dus wel degelijk van modelbescherming kan genieten.

Lisbeth Depypere