Mogelijkheid om middels reverse engineering tot tekeningen te komen

Rechtbank 's-Hertogenbosch 21 november 2012, LJN BY4122 (eiseres tegen JMK Heating c.s.)

Er rust geen inbreuk auteursrecht op voorwerpen van zuiver technische aard, op technische tekeningen, noch inbreuk op geschriftenbescherming. Onrechtmatige daad, op grond van 'secret' uit het Trips-verdrag, wellicht mogelijk indien deskundige de vragen over reverse engineering beantwoord.

Eiseres vordert staken van auteursrechten op bescheiden uit bedrijfsadministratie, inbreuk op (handels)naam, merk en logo en verspreiden van warmtewisselaars "Century". Eiseres lijkt er daarbij aan voorbij te gaan dat het in het algemeen zonder meer is toegestaan om producten van een ander zelfs volmaakt identiek na te maken. Er bestaat geen algemene regel: namaak is ongepast en onrechtmatig; integendeel: namaak is nuttig. Van octrooi, model of merkinbreuk is geen sprake.

De warmtewisselaars van partijen zijn constructies van zuiver technische aard, ook dergelijke constructies laten de ontwerper ruimte voor subjectieve keuzes, maar min of meer toevallige keuzes van een ingenieur buiten dat wat technisch aangewezen was, vormen geen uiting van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen. Er rust geen auteursrecht op de warmtewisselaar van eiseres.

Bedrijfsgegevens (vooral technische tekeningen): wel auteursrecht, geen grond voor vermoeden van inbreuk. Geen geschriftenbescherming:

7.5.2. [eiseres] heeft wel afbeeldingen/visualisaties getoond die evident auteursrechtelijk zijn beschermd (...) maar geen grond gegeven voor het vermoeden dat [gedaagden] juist op die afbeeldingen inbreuk hebben gemaakt.

Onrechtmatig gebruik van informatie/tekeningen - trade secret via TRIPs - vragen aan deskundige over reverse engineering:

7.9.3.  De stelling van [eiseres] is dat het onmogelijk is om door middel van “reverse engineering” en zonder gebruikmaking van haar tekeningen een prototype van de warmtewisselaar te vervaardigen en afbeeldingen daarvan aan de markt te tonen, in het tijdsbestek waarin [gedaagden] daarin zijn geslaagd. De rechtbank acht die stelling niet bij voorbaat ongegrond en zij ontbeert de werktuigbouwkundige kennis om daaromtrent een oordeel te geven.

7.1.2.  Namaak onder schending van door [eiseres] verworven octrooi-, merk- of modellenrechten op haar warmtewisselaars zou zonder meer onrechtmatig zijn, maar vast is komen te staan dat [eiseres] zich niet kan beroepen op aan haar toegekende octrooien of op te haren name ingeschreven merken- of modellenrechten op de in deze zaak bedoelde warmtewisselaars.   

7.1.3.  Slechts namaak waarbij producten zonder dat daarvoor een technische noodzaak is, zodanig op elkaar gelijkend zijn vervaardigd dat zulks leidt tot verwarring omtrent de herkomst van waren (i.c.: warmtewisselaars) kan als slaafse navolging onrechtmatig zijn.

7.9.  Onrechtmatige daad 3: Onrechtmatig gebruik van informatie/tekeningen
Het TRIPS-verdrag (dat geen rechtstreekse werking heeft) legt in artikel 39 lid 1 juncto lid 2 aan de lidstaten de verplichting op om in het kader van bescherming tegen oneerlijke concurrentie ook te voorkomen dat know-how (gedefinieerd als: “undisclosed information” die “secret” is) bij derden terecht komt als gevolg van gedrag dat strijdig is met eerlijke handelspraktijken (nader uitgewerkt in de verdragstekst in voetnoot 10 op dat lid 2). Van de middelen die binnen het Nederlandse recht benut kunnen worden om “know how” te beschermen, is in deze zaak relevant het leerstuk van de onrechtmatige daad dat sedert 1919 (Cohen/Lindenbaum) rechtsbescherming geeft tegen bedrijfsspionnage, profiteren van wanprestatie van derden en andere vormen van oneerlijke handelspraktijken. Dat rechtsmiddel dient dan wel gehanteerd en zonodig uitgelegd te worden in overeenstemming met het TRIPS-verdrag.

Dienaangaande wordt overwogen:
7.9.1.  De rechtbank neemt aan dat de technische tekeningen het resultaat zijn van een langdurig en kostbaar ontwikkelingsproces en dat [eiseres] die tekeningen niet gaarne aan haar concurrenten openbaart. Dan moeten de tekeningen als zodanig worden aangemerkt als “undisclosed information” die “secret” is in de zin van het TRIPS-verdrag. Bij de uitleg van artikel 6:162 BW op het terrein van de oneerlijke handelspraktijken dient daarom gebruik van die tekeningen door [gedaagden] ten eigen bate zonder toestemming van [eiseres] als onverenigbaar met het TRIPS-verdrag en dus als onrechtmatig te worden gekwalificeerd.

7.9.2.  De rechtbank wil aannemen dat het vervaardigen van de tekeningen ten behoeve van Century-warmtewisselaar van [gedaagden], als dat zoals zij stellen, geschiedt door middel van “retro-engeneering” de nodige tijd, moeite en kosten met zich meebrengt. Kosten die [gedaagden] zich zouden hebben kunnen besparen door de tekeningen van [eiseres] gekopiëerd en/of aan hun producenten toegezonden te hebben. Daarmee zouden [gedaagden] zich een ongerechtvaardigde voorsprong hebben verworven en onrechtmatig hebben gehandeld. [gedaagde 1] heeft ter comparitie van 27 februari 2012 ook onderkend dat het hem niet is toegestaan een warmtewisselaar te produceren die het resultaat is van productie waarbij één op één tekeningen van [eiseres] gebruikt zijn.

7.9.3.  De stelling van [eiseres] is dat het onmogelijk is om door middel van “reverse engineering” en zonder gebruikmaking van haar tekeningen een prototype van de warmtewisselaar te vervaardigen en afbeeldingen daarvan aan de markt te tonen, in het tijdsbestek waarin [gedaagden] daarin zijn geslaagd. De rechtbank acht die stelling niet bij voorbaat ongegrond en zij ontbeert de werktuigbouwkundige kennis om daaromtrent een oordeel te geven.

7.9.4.  Voor wat betreft dit tijdspad stellen [gedaagden] zelf (CvA/E, pt. 23 en prod. 4) dat [gedaagde 1] in december 2010 en januari-maart 2011 de door hun gebruikte tekeningen heeft gecreëerd.

7.9.5.  De rechtbank overweegt om omtrent dit punt aan een deskundige de volgende vragen te stellen:

1.  Is het mogelijk om in tijdsbestek van omstreeks 1 jaar (tussen begin en eind 2010) middels “reverse engineering” tot tekeningen te komen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van prototypes van deze warmtewisselaar?
2.  Zo dat mogelijk is, kunt U uit de administratie van [gedaagden] vaststellen of dergelijke “reverse engineering” daadwerkelijk heeft plaatsgevonden?
3.  Kunt U uit de door [eiseres] inbeslaggenomen gegevensdragers vaststellen of de tekeningen die [gedaagden] naar haar producent(en) heeft gezonden teneinde onderdelen voor haar warmetewisselaar “Century” of een prototype daarvan te vervaardigen, door [gedaagden] zijn gemaakt dan wel: geheel of op onderdelen vrijwel één op één zijn gekopiëerd van tekeningen van [eiseres]?
4.  Kunt U, indien indien geheel of gedeeltelijk van één op één kopiëren sprake is geweest, begroten hoeveel tijd en hoeveel kosten [gedaagden] zich dusdoende hebben bespaard, die begrotingen eventueel schattenderwijs te maken?
De rechtbank overweegt om TNO (werktuigbouw) of een ander werktuigbouwkundige consultant tot deskundige te benoemen.

7.9.6.  Uit de vraagstelling vloeit voort dat de deskundige over hoogwaardige werktuigbouwkundige kennis en ervaring dient te beschikken. Daarom zal de beoordeling van de in bewijsbeslag genomen bescheiden niet aan bewaarder Riscon kunnen worden overgelaten. De rechtbank acht het in de op scherp staande concurrentieverhoudingen tussen partijen bovendien ongewenst dat [eiseres] inzage krijgt in andere bedrijfsgegevens van [gedaagden] dan die welke de rechtbankdeskundige voor zijn onderzoek nodig heeft.

Wel zal aan Riscon worden opgedragen om aan de rechtbank-deskundige alle medewerking te verlenen, onder gehoudenheid om gegevens waar de deskundige geen belangstelling voor had, niet aan [eiseres] te openbaren.

7.9.7. Uit al het voorgaande volgt dat voorshands in de rede ligt dat de kwestie van eventueel misbruik van de tekeningen zich zal oplossen middels vergoeding van schade bestaande in het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel bij [gedaagden] en vergoeding van schade voor [eiseres] omdat de warmtewisselaars eerder op de markt zouden kunnen komen dan zonder dat misbruik het geval zou zijn geweest. Een verbod op het (ten eeuwigen dage) op de markt brengen van de Century warmetewisselaars door [gedaagden] als vorm van schadevergoeding, vindt geen steun in het recht.