Niet bij voorbaat kansloos
Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2010, Kruidvat Retail B.V. c.s. tegen C&A Nederland (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten).
Merkenrecht. Kwade trouw, slagingskans verweer en winstafdracht. Arrest in zaak tussen Kruidvat en C&A over het merk "Baby Club". Hoger beroep van Kruidvat tegen (uitsluitend) de veroordeling tot afdracht van winst. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de winstafdracht. (Rechtbank Utrecht, 28 december 2005, IEF 1515). Van een bij voorbaat kansloos verweer was geen sprake.
Kruidvat voert met succes aan dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement “BABY CLUB” deel uitmaakt, niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW (oud). Het hof gaat verwerpt het betoog van C&A dat art. 45 lid 2 TRIPS directe werking zou hebben.
4.4. (…) Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BWd derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en – gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord “club” ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding “Kruidvat BABY CLUB” te gebruiken'. (…)
4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot schadevergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.’
Lees het arrest hier.
