Ontwerp navulbare waterpen ongeldig verklaard

EUIPO Invalidity Division 16 mei 2023, IEF 21445; INVALIDITY No ICD 120 278 (Melissa&Doug tegen Shantou Chenghai) De Invalidity Division van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over een verzoek tot ongeldigverklaring. In 2020 registreerde Shantou Chenghai een ontwerp voor een navulbare waterpen. Melissa&Doug hebben het EUIPO verzocht om die registratie ongeldig te verklaren, nu zij een soortgelijke pen al in 2012 op de markt hebben gebracht.

De zogenaamde 'WATER WOW!'-pen van Melissa & Doug is een navulbare waterpen die wordt gebruikt met een kleurboek. De pen is gevuld met water, waardoor de kleuren zichtbaar worden op de afbeeldingen in het boek. Na het drogen verdwijnen de kleuren weer, waardoor de pagina's herhaaldelijk kunnen worden ingekleurd. Melissa & Doug stellen dat het ontwerp van Shantou dezelfde grootte, vorm, elementen en kleuren deelt als de 'WATER WOW!'-pen. Ze verzoeken het EUIPO dan ook om het ontwerp ongeldig te verklaren.

De Invalidity Division begint met te stellen dat de ontwerpvrijheid bij het creëren van een waterpen beperkt is. Zo moet een waterpen altijd een waterreservoir hebben, een vulbare penseelpunt en een ergonomische vorm. Desondanks zijn er talloze mogelijkheden om de vorm, grootte, punt en kleuren van de waterpen te veranderen.

Op basis van deze analyse concludeert de Invalidity Division dat de pen van Shantou geen verschillende algehele indruk achterlaat dan de pen van Melissa&Doug. Hierdoor ontbreekt het vereiste individuele karakter van het betwiste ontwerp.

De Invalidity Division keurt de aanvraag van Melissa&Doug goed, waardoor het ontwerp van Shantou ongeldig wordt verklaard.

The Invalidity Division notes that both designs are incorporated in a toy writing instrument of the same shape and contours. Furthermore, both designs contain the same surface elements – in the yellow part, an oval with an embossed text and a semicircle with an embossed pattern, and in the blue part, bevelling. The designs coincide in their colours and both have a tip, which, in some images of the prior design, appears to be made of hair, like a brush.

The Invalidity Division agrees with the applicant’s observations as to the differencesbetween the designs – the differing texts in the oval and patterns in the semicircle. Their coinciding placement – the fact that they form the same relief in the same yellow cylindrical part – make the differences less striking. The identity or almost identity of the designs as to their main parts, colour combination and the oval and semi-circular elements prevail in the overall impression of the designs. In all those features, the designer was free to develop the design.

Considering all the above, the Invalidity Division concludes that the contested design does not produce a different overall impression on the informed user of toys used as writing instruments. The different surface text and pattern of the contested design does not endow it with an overall different impression. Due to the otherwise identity of the designs, the contested design lacks individual character.