Overname handelsnaam onvoldoende bewezen

Vzr. Rb. Den Haag 5 april 2024, IEF 22052; ECLI:NL:RBDHA:2024:7363 (de VOF tegen gedaagde). Kort geding. [naam 1] heeft op 1 juli 2018 de handelsnaam [handelsnaam 2] geregistreerd onder zijn eenmanszaak [bedrijfsnaam]. Ook heeft hij [website. 1] geregistreerd. Gedaagde heeft in april 2020 een onderneming overgenomen en gebruikt hiervoor sinds 2021 de naam [handelsnaam 1] en de website [website 2]. Sinds 2022 is de eenmanszaak van [naam 1] uitgeschreven en is deze onder dezelfde handelsnaam als VOF geregistreerd. Beide bedrijven houden zich bezig met het verkopen van voedsel. De VOF heeft in 2023 bij het BOIP een aanvraag ingediend voor een beeldmerk met woordelementen waarop 2 gekruiste vorken te zien zijn. Gedaagde gebruikt een afbeelding van een mes gekruist met een vork. In dit kort geding vordert de VOF een gebod tot staking van het gebruik van de handelsnaam en/of de naam, voor zover deze identiek of gelijkend zijn aan de handelsnamen van de VOF. Hieraan ten grondslag legt de VOF een inbreuk op grond van artikel 5 Hnw en haar allenrecht op het ingeschreven merk.

Gedaagde voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid, dan wel tot afwijzing van de vorderingen. Hij stelt dat er geen activiteiten meer worden verricht onder [handelsnaam 2] en er dus niet feitelijk wordt deelgenomen aan het economisch verkeer onder die naam. Daarnaast heeft gedaagde de inventaris en de handelsnaam van [naam 1] overgenomen. In reconventie vordert gedaagde om de VOF te veroordelen om elke inbreuk op de handelsnaam van gedaagde te staken en het onderteken van de akte voor het merkenregister. Hij meent dat het inschrijven van het beeldmerk te kwader trouw was. De voorzieningenrechter oordeelt dat de VOF heeft onderbouwd dat zij de handelsnaam [handelsnaam 2] voert, en dat gedaagde had moeten bewijzen dat hij deze naam heeft overgenomen. In deze procedure is daar onvoldoende bewijs voor aangeleverd. De feiten die door gedaagde zijn overlegd bewijzen niet de overname van de handelsnaam. Het is dan ook voldoende aannemelijk dat de VOF over de oudste rechten op de handelsnaam [handelsnaam 2] beschikt en deze nog steeds gebruikt. Gedaagde heeft daarbij niet bestreden dat er sprake kan zijn verwarringsgevaar (sterker nog, hij gebruikt dit in zijn vorderingen in reconventie ook als argument), hetgeen maakt dat de vorderingen in conventie worden toegewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen. Gedaagde wordt in de proceskosten veroordeeld.

4.6. De VOF heeft onderbouwd gesteld dat zij de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ sinds 1 juli 2018 voert. Eerst in de eenmanszaak van [naam 1] en nadien in de VOF. [gedaagde partij] heeft gesteld dat hij de handelsnaam heeft overgenomen, maar gelet op de betwisting daarvan door de VOF is het aan [gedaagde partij] om dat aan te tonen. In deze procedure heeft hij daarvoor geen bewijs aangeleverd. Het feit dat hij (een deel van) de inventaris (frituur, bakplaat en koeling) van de [naam 1] heeft verkregen brengt nog niet mee dat daarmee de (hele) onderneming is overgenomen inclusief de handelsnaam. Ook de arbeidsovereenkomst, nulurencontract, van [naam 3] , de gevolmachtigde van [naam 1] , bij [gedaagde partij] levert geen bewijs op van een overname van de onderneming en handelsnaam. De VOF heeft daarover gesteld dat deze arbeidsovereenkomst op voorstel van [gedaagde partij] is opgesteld en overeengekomen is om de vergoeding voor de uitleg van de franchiseformule te kunnen verantwoorden. Die uitleg acht de kantonrechter niet onaannemelijk, omdat als het salaris uitbetaald werd het bedrag steeds exact € 250,- netto bedroeg en dat bij een nul-urencontract waarbij er ad hoc werd opgeroepen. Dat [gedaagde partij] de domeinnaam heeft overgenomen gezien de maandelijks betalingen die hij heeft gedaan en gebruik heeft gemaakt van de website gelet op de registraties van de ‘wayback machine’ volgt de kantonrechter evenmin. De domeinnaam waar [gedaagde partij] op heeft gewezen was ‘ [website 3] ’. De VOF heeft daartegenover gesteld dat zij de .com domeinnaam heeft aangekocht van een Amerikaanse partij, dat deze domeinnaam niet actief is en dat [gedaagde partij] een aantal bedragen heeft betaald omdat hij nog geld schuldig was aan de VOF. In het kader van deze procedure kan daar geen nader onderzoek naar worden verricht. Verder blijkt de weergave van de ‘wayback machine’ de registratie van de domeinnaam [website 1] te zijn en niet van de .com versie. Dat de .nl-website actief is geworden eind 2021 staat ook niet ter discussie, omdat [gedaagde partij] op dat moment daar ook gebruik van heeft gemaakt net als van de handelsnaam. Partijen verschillen alleen van mening van elkaar op basis waarvan dit gebruik heeft plaatsgevonden: door overname van de handelsnaam en domeinnaam door [gedaagde partij] van [naam 1] of doordat toestemming was verleend door [naam 1] voor het gebruik vanwege het uitproberen en uitrollen van een franchiseconcept. In dat licht ziet de kantonrechter ook de melding van [naam 1] aan Thuisbezorgd dat [gedaagde partij] de website [website 1] mag gebruiken. Dat [naam 1] en/of de VOF de onderneming heeft gestaakt en daardoor niet meer heeft deelgenomen aan het economisch verkeer is onvoldoende gebleken. Vast staat dat [naam 1] eerst vanuit de [adres 2] te [plaats] zijn onderneming heeft gedreven door zelf het concept van ‘ [handelsnaam 2] ’ uit te rollen. Dat de exploitatie van de onderneming is verschoven van zelf feitelijk leveren aan de klant naar het aansturen van franchisenemers die aan klanten leveren, is ook een deelname aan het economisch verkeer. Daarbij heeft de VOF onweersproken gesteld dat de vestiging van de franchisenemer in [vestigingsplaats 1] per 1 juli 2020 is geregistreerd, maar pas in november 2023 is gestart in verband met gemeentelijke aangelegenheden. De vestiging van de franchisenemer in [vestigingsplaats 2] is per november 2021 geregistreerd. Daaruit blijkt vooralsnog voldoende deelname aan het economische verkeer van de VOF.