Paul Geerts en Wouter van Beek - Nietigheid in het merken- en modellenrecht

P.G.F.A. Geerts & W. van Beek, 'Nietigheid in het merken- en modellenrecht' in IER 2017/45, p. 343-349; IEF 17354. Inleiding 1. Merken en modellen kunnen nietig verklaard worden. Die nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van inschrijving. Het recht wordt geacht nooit te hebben bestaan; het heeft (wanneer de rechterlijke beslissing onherroepelijk is geworden) van de aanvang af jegens eenieder geen rechtsgevolgen gehad.  Dat doet de vraag rijzen welk effect de nietigverklaring heeft op hetgeen in de periode tussen het ontstaan van het recht en de nietigverklaring is gebeurd. Want stel nu eens dat de merk- of modelhouder zich in dat tijdvak met succes tegen een inbreukmaker heeft verzet en een verbod is uitgesproken of een schadevergoeding is toegewezen. Kan die inbreukmaker de door hem betaalde schadevergoeding van de houder van het nietig verklaarde merk of model terugvorderen of andere door hem geleden schade vergoed krijgen? En hoe zit het met de door de houder van het nietig verklaarde merk of model gesloten licentieovereenkomst waarvoor de licentienemer veel geld heeft betaald? Kan de licentienemer de door hem betaalde royalty’s terugvorderen?

(...) Conclusie 31. Anders dan de UMVo en de Gemeenschapsmodellenverordening bevat het BVIE geen bepalingen die de rechtsgevolgen van de nietigverklaring van het Benelux-merk of Benelux-model beperken. Daardoor rijst de vraag of het Nederlandse recht de gevolgen van de terugwerkende kracht van een nietig verklaard Benelux-merk of Benelux-model beperkt. Ons antwoord is dat het Nederlandse recht de gevolgen van de terugwerkende kracht van een nietig verklaard Benelux-merk of Benelux-model inderdaad beperkt en dat op eenzelfde wijze doet als door art. 62 UMVo en art. 26 Gemeenschapsmodellenverordening wordt voorgeschreven. Of dat ook naar Belgisch en Luxemburgs recht het geval is hebben wij niet onderzocht.

32. Wie pakt de handschoen op?