Sfeerimpressie van eerste opleidingsdag Mr. S.K. Martens Academie

De specialisatieopleiding IE procesrecht van start met zestien hyperenthousiaste deelnemers

Welke beoordeling mag je niet vergeten bij de merkenrechtelijke sub a inbreukgrond? Wat zijn de praktische tips voor administratieve procedures? Welke omstandigheden zijn bij het depot te kwader trouw van belang? Deze vragen staan centraal tijdens de eerste bijeenkomst van de Mr S.K. Martens Academie op 31 oktober 2019. Met speciale aandacht voor de struikelblokken in de praktijk en het perspectief van de IP-counsel. De kick-off is in Spaces, een van de meest creatieve en inspirerende werkplekken op de Zuidas.

Spannende ontwikkelingen door Sky Kick
Laura Fresco en Maarten Schut trappen af met een duo-presentatie over het merkenrecht. “Wat voor soort merk is Louboutins merk? Het korte antwoord is dat het zolenmerk geen vormmerk is.” In raptempo behandelt Laura de wezenlijke kenmerken van het stazakje van Caprisun, de vorm van de Tripp Trapp stoel en de kleuren blauw en zilver van Red Bull.

Maarten Schut geeft een groot aantal praktisch take-aways. Zoals: wijs bij sub-a-grond-zaken op de functieleer want eiser moet stellen dat er sprake is van  aantasting van de merkfunctie. Is dat het niet geval? Dan ben je er als gedaagde al. “Ja, dat speelt met name bij Google Ad-word-zaken,” valt Laura Fresco hem bij.

Vervolgens vraagt Maarten Schut welk merkenrechtelijke onderwerp nu het meest problematisch is. Hij antwoordt zelf: “Interessant is de vraag of de omschrijving van waren of diensten in een merkaanvraag voldoende duidelijk is. De omschrijving ‘machines’ is te vaag. Software is duidelijk, maar wellicht niet precies en dus risicovol. Volgens AG Tanchev in Sky Kick is een brede omschrijving in strijd met de openbare orde en dat is een nietigheidsgrond. Veel merken zouden hierdoor in de gevarenzone komen. Een superspannende ontwikkeling: we gaan meer kijken naar de claim.” Camille Janssen knikt instemmend. “Dit is wenselijk om het dode hout uit het register te schudden. Anders blokkeer je de toegang tot de markt. Maak dus duidelijk waar je claim ligt”.

Er worden ook kritische noten gekraakt. Zo lijkt volgens Maarten Schut ITT/Karl Dungs door de Hoge Raad te snel zijn opgeschreven. “Kun je bij de rechter een overdracht vorderen van een domeinnaam? Of een domeinnaam kan worden overgedragen is zeer de vraag! Moet je dan contractsovername vorderen?  Maar SIDN doet niet aan contractsovername. Als je het goed wil doen, moet je eigenlijk contractsvernieuwing vorderen”, aldus Maarten. Er wordt driftig gediscussieerd over mogelijke rechtsgronden. Is het een vorm van alternatieve schadevergoeding? Of een goederenrechtelijke revindicatie? Of is het te vergelijken met de vernietiging van goederen? “Daar kun je lang over debatteren, maar in de praktijk zie je dat rechters gewoon als praktische oplossing de gedaagde bevelen alles te doen wat nodig is om een overname van domeinnamen of merken te bewerkstelligen.” Met die treffende opmerking sluit Laura Fresco de levendige discussie af.

Merkenregisters blijven toch loketten
Als stafjurist weet Camille Janssen alles over het werkproces van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). “Als het mij nu niet lukt ál jullie vragen te beantwoorden, zal ik jullie zo veel mogelijk naar het juiste loket verwijzen. Want merkenregisters, het blijven toch ook loketten,” zegt hij bescheiden. Zorgvuldig beantwoordt Camille de uiteenlopende vragen van de deelnemers.

Zo vraagt een deelnemer bijvoorbeeld: “Is nog een procedure bij de rechter mogelijk als in een oppositieprocedure het BOIP het merk doorhaalt of moet de rechter zich dan onbevoegd verklaren?” Volgens Camille wreekt zich hier dat we niet zoiets hebben als een Benelux-procesrecht. Hij adviseert om in dat geval andere eisen mee te nemen in de gerechtelijke procedure. De volgende vraag betreft de aard van de waar exceptie. “Inderdaad is het niet relevant dat met andere vormen hetzelfde effect wordt bereikt. Een bal moet rond zijn. Maar we hebben hier iemand die rugby speelt en die vindt helemaal niet dat een bal rond moet zijn. De aard van de waar exceptie blijft gewoon lastig,” concludeert Camille.

Stylo & Koton is als een walhalla
“Wisten jullie dat Tabasco de naam van een peper is?”, begint Maarten Haak enthousiast. We hebben het over gronden van nietigheid en verval. De deelnemers mogen stemmen welke gronden vooral aan bod komen. De keuze valt op kwade trouw en normaal gebruik.

De Goldhase-, Winner Taco- en Monopolyzaak passeren de revue. Nieuw is de Styl0 & Koton-zaak, volgens Maarten het walhalla van iedere procesrechtadvocaat. “Deze zaak geeft rechters de mogelijkheid om als het depot niet eerlijk voelt, in te grijpen. Alle omstandigheden kunnen relevant zijn voor de beoordeling. Doe daar je voordeel mee. Maak de commerciële (on)logica en de chronologie van de omstandigheden inzichtelijk,” spoort Maarten de deelnemers aan. “Misschien gaan getuigenverhoren nu ook vaker voorkomen.”

Het leven van een merk
Diana Versteeg doorloopt stap voor stap het leven van een merk. Van strategie tot handhaving en alle stappen daartussen, zoals onderzoek, filing plan, bewaking en gebruik. “Het hebben van IE-rechten is voor de meeste bedrijven geen doel op zichzelf. Het is een tool om waarde te creëren en om de concurrentiepositie te verstevigen. Dat vereist een andere manier van denken. Voor juristen in de praktijk spelen er maar drie vragen: 1. Mag dit? 2. Wat is het risico? 3. Wat kost het? Al die theorie van vanmiddag is leuk, maar mag je dus nu weer vergeten,” met die knipoog sluit Diana de geslaagde middag af.

Tijdens de drukbezochte borrel reflecteren de deelnemers op de interactieve middag met genoeg stof voor discussie. 

Wil je volgend jaar ook aanschuiven?

Stuur een e-mail naar vivien@larorsch.com. Dan sturen we je alvast de voorlopige data van het programma van volgend jaar.
Voor meer informatie zie Larorsch.com en deLex.nl/shop/opleidingen.nl