Strengere maatstaf winstafdracht bij BVIE dan bij Handhavingsrichtlijn en TRIPs

Rb. Den Haag 10 april 2024, IEF 21994; ECLI:NL:RBDHA:2024:4751 (Motor Mania tegen AGM). Motor Mania is een vennootschap die zich bezighoudt met de invoer, uitvoer en handel van (gepatenteerde) scootermodellen. Zij heeft een exclusieve licentie gekregen van Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) op grond waarvan zij de IE-rechtelijk beschermde scooters mag verhandelen. Ook beschikt Motor Mania over een volmacht op grond waarvan zij inbreuk- en schadevergoedingsvorderingen mag instellen. Asian Gear B.V. en Valdemi B.V. (hierna: AGM) verhandelen sinds 2006 ook scooters in de Europese Unie. Bij de rechtbank en het Gerechtshof is eerder ook al geprocedeerd over dezelfde scootertypen, zie [IEF 20335] en [IEF 21479]. Bij brief van 31 maart 2013 is AGM gesommeerd om iedere inbreuk op het modelrecht Model-04 en de auteursrechten die verbonden zijn aan het model te staken en gestaakt te houden.

Motor Mania vordert bij de rechtbank (onder meer) een verbod om inbreuk te maken op Model-04 en de daaraan verbonden auteursrechten. Daarnaast vordert Motor Mania schadevergoeding en winstafdracht. AGM vordert in reconventie nietigverklaring van Model-02 en Model-04. Ook voert AGM aan dat Gemeenschapsmodellen niet rechtmatig zijn overgedragen en Motor Mania niet gerechtigd is om Model-04 te handhaven. De nietigheidsvordering is vervolgens ingetrokken. De stelling betreffende de onrechtmatige overdracht wordt verworpen door de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat de overdracht voor de faillietverklaring heeft plaatsgevonden en niet paulianeus is. De rechtbank wijst verder het inbreukverbod toe. Ook wordt AGM veroordeeld tot verstrekking van een opgave van alle verhandelde AGM-scooters.

Wat betreft de winstafdrachtvordering overweegt de rechtbank als volgt. Een dergelijke vordering kan op grond van artikel 89 GModVo jo. 3.17 lid 4 BVIE alleen toegewezen worden als het inbreukmakend gebruik te kwader trouw was of omstandigheden toewijzing van de vordering niet toelaten. Motor Mania voert aan dat het kwader trouw-vereiste buiten beschouwing gelaten moet worden, omdat het in strijd zou zijn met artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn en artikel 45 lid 3 TRIPS. In deze bepalingen is neergelegd dat winstafdracht toegewezen moet worden indien de inbreukmaker wist of redelijkerwijs moest weten dat hij inbreuk maakte. De rechtbank merkt op dat de BVIE-wetgever een strengere maatstaf heeft genoteerd voor de winstafdracht en ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken. De vordering tot winstafdracht wordt toegewezen voor de periode vanaf 2 mei 2023, omdat AGM vanaf die datum bewust inbreukmakend heeft gehandeld. De vordering tot schadevergoeding wordt ook toegewezen.

4.20. Een vordering tot winstafdracht op grond van modelrechtinbreuk kan worden toegewezen, tenzij het inbreukmakend gebruik van het model niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven (artikel 89 GModVo in samenhang bezien met artikel 3.17 lid 4 BVIE). Van gebruik te kwader trouw is slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Er is geen sprake van kwade trouw als de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.

4.21. De rechtbank verwerpt het tijdens de mondelinge behandeling opgeworpen betoog van Motor Mania, dat het hiervoor genoemde vereiste van kwade trouw dat in artikel 3.17 lid 4 BVIE is opgenomen, buiten beschouwing moet worden gelaten omdat het in strijd zou zijn met artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn13 en artikel 45 lid 2 TRIPS-overeenkomst11. Uit laatstgenoemde bepalingen volgt dat lidstaten kunnen bepalen dat de rechter de afdracht van winst kan gelasten (zelfs) in de situatie waarin de inbreukmaker niet wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. De rechtbank stelt vast dat de BVIE-wetgever van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. In het BVIE is er expliciet voor gekozen de mogelijkheid van winstafdracht enkel mogelijk te maken indien de inbreukmaker zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (kwade trouw). In zoverre heeft de wetgever ervoor gekozen een strengere maatstaf voor de toewijzing van winstafdracht te hanteren dan mogelijk gemaakt door genoemde bepalingen uit de Handhavingsrichtlijn en de TRIPS-overeenkomst. De rechtbank leest in die bepalingen noch in andere bepalingen van de Handhavingsrichtlijn en de TRIPS- overeenkomst een beperking voor lidstaten om een dergelijke keuze te maken.

4.25. Gelet op de toewijzing van de gevorderde winstafdracht en/of schadevergoeding zal de rechtbank AGM tevens veroordelen rekening en verantwoording af te leggen omtrent de genoten winst, zoals Motor Mania heeft gevorderd (in 3.1 weergegeven onder 9.). Die rekening en verantwoording kan ook relevant zijn voor de schadebegroting (vgl. artikel 3.17 lid 2 onder a. BVIE). De rechtbank zal daarom en gelet op de eigen stellingen van AGM, zoals hiervoor onder 4.15 besproken - bepalen dat AGM rekening en verantwoording dient af te leggen over de verhandeling van de AGM-scooters vanaf 1 januari 2007.