Van Haren maakt inbreuk op Dr. Martens

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2021, IEF 19974, C109/60 1 865 / KG ZA 20-1044 (Airwair/Van Haren) Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk ‘Dr. Martens’ en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht. De 'Dr. Martens 1460 boot', uitgebracht in 1960, is er hier één van. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van de schoen is het gele stiksel dat op zichtbare en contrasterende wijze op de welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht. Airwair is houdster van het YWS-merk (yellow welt stitch) waarin dit kenmerk is vastgelegd. De Nederlandse schoenenverkoper Van Haren brengt veterboots op de markt die volgens Airwair een soortgelijk stiksel dragen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op hun merkenrecht vastgelegd in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE. Van Haren stelt hier tegenover dat het YWS-merk van Airwair nietig is wegens het missen van een onderscheidend vermogen. De voorzieningenrechter oordeelt dat als de merken niet reeds ten tijde van de inschrijving als Beneluxmerk onderscheidend vermogen hadden, ze dat in ieder geval hebben verkregen door inburgering. Voorts veroorzaakt het gebruiken van een soortgelijk stiksel een post sale verwarring bij het publiek. Hierdoor zal Van Haren moeten staken met het verkopen van vier van zijn schoenen uit het assortiment die de inbreuk maken.

“4.8. Voorshands oordelend is de voorzieningenrechter van oordeel dat als de merken niet reeds ten tijde van de inschrijving onderscheidend vermogen hadden, ze dat in ieder geval hebben verkregen door inburgering. Uit de door Airwair overgelegde stukken blijkt dat vanaf de jaren ‘90 regelmatig in publicaties Dr. Martens-schoenen in één adem worden genoemd met geel stiksel op de rand rond de zool (de welt), dat ook wel wordt aangeduid als kenmerkend, beroemd, typisch, markant, onderscheidend, herkenbaar, klassiek of iconisch. Dit is door Van Haren ook niet weersproken.”

“4.28. Voorshands oordelend blijkt uit de hiervoor sub 2.3 en 2.4 aangehaalde publicaties dat het YSBW-merk tenminste een redelijk groot onderscheidend vermogen heeft gekregen. Verwezen wordt in dat kader ook naar hetgeen hiervoor sub 4.8 is overwogen. Daarmee komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat gebruik van het teken in de vier inbreukmakende schoenen in ieder geval zorgt voor gevaar voor post sale verwarring. Het publiek, volgens beide partijen de consument tussen 18 en 55 jaar, ziet merk en teken niet naast elkaar en zal niet buitengewoon oplettend zijn. Dat post sale publiek ziet de veterboots gedragen worden door anderen en ziet op die schoenen een grof stiksel op de zwarte welt rondom de zool, dat een kleur heeft dat tegen het gele kleurspectrum aan ligt. Het gevaar bestaat dan dat het publiek niet alleen zal menen dat de inbreukmakende schoenen van Airwair afkomstig zijn, maar ook dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen die Airwair verkoopt.”

“5.1. beveelt Van Haren om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in de Benelux iedere inbreuk op het hiervoor sub 2.2 genoemde YSBW merk, met inbegrip van maar niet beperkt tot het te koop aanbieden en verkopen van schoenen van de modellen 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel — naar keuze van Airwair — € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per paar, met een maximum van € 100.000,- (honderdduizend euro);”