Gepubliceerd op dinsdag 8 november 2011
IEF 10426
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Varieert niet naargelang zijn gedrag

Conclusie AG HvJ EU 8 november 2011, zaak C-488/10 (Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. tegen Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.)

Modellenrecht. Moet een later model eerst nietig worden verklaard alvorens het gebruik van dit Model op basis van artikel 19 GModVo kan worden tegengegaan door de houder van het oudere model? Is daarbij het gedrag van de houder van het latere model relevant?

De AG concludeert dat een modelrechthouder een inbreukvordering kan instellen tegen een derde die een later ingeschreven modelrecht gebruikt, zonder daarvoor eerst een nietigheidsvordering in te stellen tegen het ingeschreven jongere model. Een andere oplossing werkt volgens de AG misbruik in de hand. De vraag staat los van de intentie van derde of varieert naargelang zijn gedrag.

Prejudiciële vragen: Strekt, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten het te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen1 zich uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van een later gemeenschapsmodel dat op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig wordt verklaard?

 

Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte ertoe was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?

 

Conclusie: 

31. Bij het maken van die keuze lijkt mij van doorslaggevende betekenis dat indien de houder van een ingeschreven model zou worden verplicht om, teneinde een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model te kunnen inleiden, eerst te verzoeken om nietigverklaring van het tweede model, het systeem daardoor ernstig zou kunnen worden ondermijnd.

32. Zoals gezien wordt een model namelijk, anders dan een merk of octrooi, zonder enige inhoudelijke controle ingeschreven. Dit houdt in dat indien iemand te kwader trouw inbreuk maakt op een ingeschreven model zonder zelf een model te hebben ingeschreven, en de houder van het ingeschreven model vervolgens dreigt een inbreukvordering in te stellen, de inbreukmaker onmiddellijk een model zou kunnen inschrijven en daarmee de houder van het oudere model dwingen het jongere model nietig te laten verklaren alvorens een inbreukvordering te kunnen instellen(12). Het tweede model zou zelfs kunnen worden ingeschreven nadat de inbreukvordering al is ingesteld. Daar komt nog bij dat ook nadat het „defensieve” model nietig is verklaard, in principe niets de inbreukmaker zou beletten een nieuw model in te schrijven dat iets afwijkt van het eerdere model, en dat te gebruiken om een vrijwel identiek product te blijven verhandelen.

34. Nog een factor ter ondersteuning van deze uitlegging – die naar mijn mening evenwel niet doorslaggevend is, al denkt verzoekster in het hoofdgeding daar anders over – kan worden gevonden in het feit dat artikel 19, lid 1, van de verordening in algemene zin bepaalt dat de houder van een ingeschreven model een inbreukvordering kan instellen tegen elke willekeurige „derde” die het ingeschreven model zonder zijn toestemming gebruikt. Geen uitdrukkelijke uitzondering is voorzien voor derden die op hun beurt een model hebben ingeschreven. Indien de wetgever een beschermingsbeginsel voor houders van jongere ingeschreven modellen had willen invoeren, zou hij daar wel uitdrukkelijk in hebben voorzien.

47. Deze mogelijkheid leidt ons tot een meer specifieke beschouwing van de tweede prejudiciële vraag, waarmee de verwijzende rechter, zoals gezien, vraagt of het specifieke gedrag van de houder van het tweede model relevant kan zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

48. Een dergelijke uitlegging kan, hoe interessant ook, niet worden aanvaard. Indien namelijk in alle met de onderhavige zaak vergelijkbare gevallen de intentie van de verweerder moet worden onderzocht, of ook maar moet worden gecontroleerd of aan het geding een fase is voorafgegaan die verweerder heeft aangezet tot de „defensieve inschrijving”, zou dat een aanzienlijke complicatie met zich brengen voor een systeem dat de wetgever uitdrukkelijk eenvoudig en efficiënt heeft willen maken.

Conclusie AG:

Het recht om derden te beletten een ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 inzake gemeenschapsmodellen, kan ook worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen.

De intentie van de derde alsook het feit dat deze het model al dan niet heeft ingeschreven na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, zijn in dit verband irrelevant.”