Verklaring voor recht van auteursrechtinbreuk op maancakeblikken nu in onthoudingsverklaring inbreuk niet is erkend

Hof Amsterdam 27 juni 2017, IEF 17368; ECLI:NL:GHAMS:2017:2553 (Maxim's Caterers tegen Food Products). Auteursrecht op maancakeblikken. Inbreukverbod. Verklaring voor recht. In eerste aanleg [IEF 15048] zijn Maxim's vorderingen (verklaring voor recht en inbreukverbod) afgewezen wegens het ontbreken van belang, omdat er een onthoudingsverklaring is getekend. De reële dreiging dat -in de toekomst- opnieuw inbreuk op de IE-rechten van Maxim’s zal maken, heeft Maxim’s niet aannemelijk gemaakt. In de onthoudingsverklaring wordt niet de auteursinbreuk erkend, daarom heeft Maxim's voldoende belang bij een verklaring voor recht. Deze verklaring stelt Maxim's in de gelegenheid schadevergoeding en heeft daarbij een bijkomend rechtmatig belang. Reputatieschade wordt niet aannemelijk geacht, omzetschade wel. Als voorschot op de in de schadestaatprocedure nader vast te stellen schadevergoeding wordt 60% van de brutowinst toegewezen. Food Products wordt veroordeeld in de proceskosten van eerste aanleg en hoger beroep.

3.5.2. Die reële dreiging heeft Maxim’s niet aannemelijk gemaakt. Niet alleen heeft [geïntimeerden] een dag na het beslag de onthoudingsverklaring (die voor onbepaalde tijd geldt) getekend, en haar inbreukmakende blikken vernietigd, maar bovendien heeft zij, naar in confesso is, in de drie jaar die sindsdien verstreken zijn geen inbreukmakend product meer verkocht. Tussen partijen staat vast dat [geïntimeerden] de maancakes inmiddels verkoopt in een niet-inbreukmakende verpakking. Daarbij komt nog dat in de onthoudingsverklaring een boete van € 500,= is opgenomen voor elk inbreukmakend product dan wel elke dag dat de inbreuk bestaat dan wel voortduurt. Dat is een, voor een product dat per blik aanmerkelijk minder kost dan € 500,=, adequate boetevoorziening, die redelijkerwijs voldoende waarborgt dat ook in de toekomst inbreuken zullen uitblijven. Daartegenover heeft Maxim’s alleen gesteld dat [geïntimeerden] niet heeft willen erkennen dat zij inbreuk op de rechten van Maxim’s had gemaakt. Dat is niet voldoende om, in weerwil van het vorenstaande, een reële kans op inbreuk in de toekomst aanwezig te achten. Dat Maxim’s bij haar vordering op dit punt geen belang had is dus juist, zodat de grief in zoverre faalt.

3.6.3 Wat het auteursrecht betreft is het hof van oordeel dat de decoratie op de blikken een eigen oorspronkelijk karakter bezit en blijk geeft van een persoonlijk stempel van de maker. Zoals Maxim’s terecht heeft gesteld, kennen de blikken diverse auteursrechtelijk beschermde elementen, te weten de vier gestileerde, in rood uitgevoerde Chinese karakters op een gouden achtergrond met nevels en wolken en met bijbehorende vlakverdeling, het kader met ronde hoeken in het midden, met daarin tekst en de vier symbolische figuren in de hoeken. Als [geïntimeerden] dat heeft willen betwisten heeft zij dat verweer onvoldoende toegelicht. Daarbij is in aanmerking genomen dat vast staat dat er grote verscheidenheid bestaat in de wijze waarop de -ten dele traditionele- thema’s worden verbeeld, zowel in kleurstelling als in vlakverdeling en gebruik van karakters/letters. Er rust dus auteursrecht op het ontwerp van deze blikken.

3.6.5 Maxim’s wijst terecht op de aanzienlijke overeenkomsten tussen haar blikken met maancakes en die van [geïntimeerden] Daarbij gaat het om de gekozen voorstellingen (inclusief karakters/letters), de uitvoering en de kleurstelling. Het hof is van oordeel dat ten aanzien van de desbetreffende jaargang (2013) die overeenkomsten zodanig zijn en dat de totaalindruk zozeer overeenstemt dat sprake is van inbreuk. Er is ook bij de blikken van [geïntimeerden] gebruik gemaakt van een, met de blikken van Maxim’s sterke gelijkenis vertonend, centraal kader met afgeronde hoeken met daarin tekst (groot het jaartal en klein enige karakters), terwijl in de vier hoeken symbolische figuren zijn afgebeeld en de kleurstelling eveneens rood en goud is. De vlakverdeling is gelijk. Het gaat dan om de Double Yolks Moon Cake With White Lotus Paste; Mini Moon Cake, Moon Cake with Five Nuts Paste; Double Yolk Moon Cake with Green Tea Paste; Moon Cake with White Lotus Paste; double Yolks Moon Cake with Red Lotus Paste en de 1936 MS Moon Cake 2 Yolk Durian Paste waarvan de totaalindruk te zeer op die van Maxims’ blikken gelijkt.

3.6.8 Bij die stand van zaken en in aanmerking nemend dat [geïntimeerden] in de onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend en dat ook in rechte niet doet heeft Maxim’s voldoende belang bij de gevorderde verklaring voor recht. Dat die haar in de gelegenheid stelt om in deze procedure en/of in een aparte schadestaatprocedure schadevergoeding te vorderen is daarbij een bijkomend rechtmatig belang.

3.7.2. Het hof acht, op basis van de thans voorhanden gegevens, onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden in de vorm van verlies van exclusiviteit dan wel beschadiging van de reputatie. Het gaat immers maar om een zeer korte periode in 2013 dat de inbreukmakende blikken op de markt zijn geweest. De verklaringen van [B] en [C] houden slechts een subjectief oordeel in over de producten, maar daaruit valt niet op te maken dat bij het relevante publiek afbreuk is gedaan aan de reputatie van Maxim’s (of haar maancakes) dan wel aan de exclusiviteit.

3.7.3 Dat sprake is van enige omzetschade is wel voldoende aannemelijk. Omdat de inbreukmakende blikken zijn verkocht op plaatsen (in het VK en Nederland) waar ook blikken van Maxim’s verkocht werden en deze dezelfde totaalindruk maakten als de blikken van Maxim’s, is aannemelijk dat klanten (per abuis) de producten van [geïntimeerden] hebben gekocht en niet die van Maxim’s. Van de omzetschade valt, zonder deskundige voorlichting, geen verantwoorde begroting te maken. Hetgeen Maxim’s stelt is daartoe in ieder geval niet voldoende, onder meer nu voor gewijzigde verkoopcijfers ook andere verklaringen mogelijk zijn. Op basis van art. 27a Aw kan de schadevergoeding echter niet alleen concreet worden vastgesteld, maar ook worden begroot op de door [geïntimeerden] met de inbreuken gemaakte winst, zoals Maxim’s subsidiair vordert

3.7.4 Uit de inmiddels beschikbare stukken blijkt dat [X] in 2013 een winst gemaakt heeft van € 71.885,= en [Y] van € 20.681,=. Het betreft hier kennelijk, gelet op de accountantsrapportage, brutowinst. [geïntimeerden] voert aan dat zij niet uitsluitend deze inbreukmakende producten heeft verkocht en voorts dat zij kosten heeft gemaakt die in mindering dienen te komen. Maxim’s heeft niet betwist dat ook andere producten zijn verkocht en zij heeft gesteld dat niet alle, maar alleen directe kosten in mindering gebracht kunnen worden. Tegen die achtergrond, gelet op de verdere stellingen over en weer en met inachtneming van het globale karakter van deze methode acht het hof aan schadevergoeding tenminste toewijsbaar 60% van voormelde winst, hetgeen (gelet op de bij een voorschot passende afronding) neerkomt op € 43.000,= ten aanzien van [X] en € 12.400,= ten aanzien van [Y] . Het hof zal deze bedragen als voorschot op de in de schadestaatprocedure nader vast te stellen schadevergoeding toewijzen.

3.12 Het hof zal [geïntimeerden] in de proceskosten veroordelen, zowel die in eerste aanleg als die in hoger beroep. Voor een aparte proceskostenveroordeling in het incidenteel appel ziet het hof geen aanleiding, gelet op de beperkte strekking daarvan en de omstandigheid dat dit beroep niet noodzakelijk was. [..]