Visuele en auditieve overeenstemming van merknamen: fabels en feiten

Artikel eerder verschenen in IER 2023/32, p. 295-307. In het merkenrecht speelt de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken een grote rol voor het al dan niet aannemen van merkinbreuk. De mate van overeenstemming is belangrijk bij zowel de vraag of sprake is van verwarringsgevaar tussen een merk en een teken (artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE) als de vraag of sprake is van associatiegevaar met een bekend merk (artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE). Uit de rechtspraak komt duidelijk het beeld naar voren dat wanneer een grote mate van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt vastgesteld door de rechter, de voortekenen goed zijn voor de merkhouder: vaker wel dan niet wordt in een dergelijk geval merkinbreuk aangenomen. Om sturing te geven aan de vaststelling van de mate van overeenkomst tussen merk en teken, zijn in de rechtspraak verschillende uitgangspunten en regels ontwikkeld. De meest algemene uitgangspunten en regels zijn geformuleerd door het HvJ EU. In de lagere rechtspraak zijn vervolgens meer specifieke regels en toepassingsmethoden ontwikkeld, die bij zowel de rechtbanken en hoven in Nederland als het Europese Gerecht (vanaf nu: het Gerecht) vaste rechtspraak zijn. Het zijn voor de IE-jurist diep ingeburgerde en gewortelde regels. Zo zal elke merkenrechtjurist u kunnen vertellen dat volgens vaste rechtspraak consumenten een vaag herinneringsbeeld hebben, in beginsel meer letten op het begin van het woord dan op het einde van een woord, en meer aandacht hebben voor de bestanddelen die merk en teken gemeen hebben dan voor hun verschillen.

Om sturing te geven aan de vaststelling van de mate van overeenkomst tussen merk en teken, zijn in de recht- spraak verschillende uitgangspunten en regels ontwikkeld. De meest algemene uitgangspunten en regels zijn geformuleerd door het HvJ EU. In de lagere rechtspraak zijn vervolgens meer specifieke regels en toepassingsme- thoden ontwikkeld, die bij zowel de rechtbanken en ho- ven in Nederland als het Europese Gerecht (vanaf nu: het Gerecht) vaste rechtspraak zijn. Het zijn voor de IE-jurist diep ingeburgerde en gewortelde regels. Zo zal elke mer- kenrechtjurist u kunnen vertellen dat volgens vaste recht- spraak consumenten een vaag herinneringsbeeld hebben, in beginsel meer letten op het begin van het woord dan op het einde van een woord, en meer aandacht hebben voor de bestanddelen die merk en teken gemeen hebben dan voor hun verschillen.

Ondanks de regels en uitgangspunten is moeilijk te voor- spellen wat volgens de rechter de mate van overeenstemming is in een concreet geval. Dit is overigens niet iets dat de rechtspraak te verwijten is. Dat uiteindelijk de mate van overeenstemming moeilijk te voorspellen blijkt, lijkt diepe wortels te hebben in de manier waarop wij in het merken- recht deze fundamentele vraag van overeenstemming benaderen. Men kan zich namelijk niet aan de indruk onttrekken dat het bepalen van de mate van overeenstemming in het merkenrecht nog in zijn kinderschoenen staat. Dit komt veelal naar voren in zowel het partijdebat als het uiteindelijk vonnis of arrest van de rechter. De rechtsregels van het HvJ EU laten de ruimte voor partijen om elk logisch aanvoelend argument erbij te halen om te betogen waarom er veel of weinig overeenstemming is, en deze ruimte wordt veelal met het nodige enthousiasme ingevuld. De rechter heeft hier vervolgens chocola van te maken. Dit komt in de Nederlandse rechtspraak erop neer dat de mate van overeen- stemming uiteindelijk in één van drie categorieën wordt geplaatst: een geringe, gemiddelde of hoge mate van overeenstemming. Wat het bijvoorbeeld precies betekent dat tekens ‘gemiddeld’ overeenstemmen, niemand die het weet; het enige zinnige dat daar over te zeggen is, is dat het gaat om meer dan geringe overeenstemming en om minder dan een grote mate van overeenstemming. Maar belangrijker, het lijkt er uiteindelijk vaak op neer te komen dat een rechter de knoop doorhakt op basis van zijn of haar (al dan niet min of meer logisch onderbouwde) intuïtie over de mate van overeenstemming. De verzuchting van Van Nieuwenhoven Helbach is bijna hoorbaar als hij zich uitspreekt over dit fenomeen:

“Wanneer men het bij de beoordeling van de overeen- stemming tussen merken over de daarbij aan te leggen maatstaven eens is, wordt het resultaat van die beoor- deling bepaald door de persoonlijke smaak. En omdat het spreekwoord wil, dat over smaak niet valt te twis- ten, heeft het in het algemeen weinig zin om opmer- kingen te wijden aan het resultaat waartoe de Rechter – wederom bij aanvaarding en hantering van de juiste maatstaven – in het concrete geval bij zijn beoordeling is gekomen.”

De vraag is of het anders kan of dat wij ons moeten neerleggen bij het feit dat over smaak niet te twisten valt. Het ant- woord is wat ons betreft gelegen in een derde optie: over smaak valt inderdaad niet te twisten, maar het vaststellen van de mate van overeenstemming is wat ons betreft geen aangelegenheid die afhankelijk is van persoonlijke smaak. Deze vaststelling hoort namelijk – zeker wat betreft woord- merken – eerder thuis in de taalkunde en de fonetiek. Wij zijn er stellig van overtuigd dat wanneer partijen vaker gebruikmaken van deze takken van wetenschap voor het vaststellen van de mate van overeenstemming, men er snel achter komt dat er in plaats van persoonlijke smaak ook objectieve, kwantitatieve maten bestaan voor visuele of auditieve overeenkomst tussen woorden.