Gepubliceerd op dinsdag 24 december 2013

IEF 13368

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Voor inwerkingtreding Protocol BTMW geen verzet mogelijk

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2042 (Mag Instrument tegen Edco)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rorsch, De Brauw Blackstone Westbroek en Alexander Odle, A.R.T. Intellectual Property.
Zie eerder Conclusie A-G [IEF 13029], BenGH [IEF 12376] en [IEF 11495] en tussenarrest HR [IEF 10420].
In steekwoorden: Uitsluiting vordering op grond van ongeoorloofde mededinging door slaafse nabootsing in art. 14 lid 8 BTMW (oud); overgangsrecht in verband met vervallen art. 14 lid 8 en wijziging art. 14 lid 1 BTMW Proceskostenveroordeling, art. 1019h Rv. Dat MAG zich vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol (1 december 2003) op grond van art. 14 lid 8 BTMW (oud) niet kon verzetten tegen de volgens haar onrechtmatige handelingen van Edco, blijkt uit rov. 5.4.5-5.4.7 van het tussenarrest van de Hoge Raad. Het arrest wordt vernietigd en de Hoge Raad verwijst het geding naar het Hof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing.

3.1.1. De Hoge Raad verwijst voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan, naar rov. 3 van zijn hiervoor in 1 genoemde tussenarrest van 28 oktober 2011.
In dat tussenarrest is reeds beslist dat het voorwaardelijk incidentele beroep van Edco c.s., dat betrekking heeft op de auteursrechtelijke grondslag van de vordering van MAG, dient te worden verworpen (rov. 5.2.8). Ook is het principale onderdeel II verworpen, dat ziet op de merkenrechtelijke grondslag van de vordering (rov. 5.3.1-5.3.2). De Hoge Raad heeft ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag de aan het slot van de principale onderdelen I.1.a en I.1.b geformuleerde klacht gegrond bevonden (rov. 5.2.6-5.2.7).
Onderdeel III betreft de door MAG gestelde ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing). Onderdeel III.2 is reeds in het tussenarrest door de Hoge Raad verworpen. Thans zijn nog slechts de onderdelen III.1 en III.3 aan de orde.
3.3.1. Uit de beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen blijkt dat het hiervoor in 3.1.2 weergegeven oordeel van het hof juist is. Dat MAG zich vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol (1 december 2003) op grond van art. 14 lid 8 BTMW (oud) niet kon verzetten tegen de volgens haar onrechtmatige handelingen van Edco, blijkt uit rov. 5.4.5-5.4.7 van het tussenarrest van de Hoge Raad.

3.3.2. Het hiervoor overwogene brengt mee dat onderdeel III.1 faalt. Hieraan kan niet afdoen hetgeen MAG heeft opgemerkt in haar nadere schriftelijke toelichting. De daarin naar voren gebrachte stellingen van MAG worden verworpen op de gronden weergegeven in de nadere conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7.1-3.7.2. De nieuwe klachten die naar aanleiding van het arrest van het BenGH alsnog bij nadere schriftelijke toelichting zijn aangevoerd, behoeven geen behandeling, gelet op het voorschrift van art. 407 lid 2 Rv.
Onderdeel III.3 behoeft bij gebrek aan belang geen behandeling.
3.4. De slotsom is dat in het principale beroep het bestreden arrest dient te worden vernietigd wegens gegrondheid van de onderdelen I.1.a en I.1.b (zie rov. 5.2.7 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Het incidentele beroep moet worden verworpen, zoals hiervoor in 3.1.1 reeds overwogen.

3.5
Edco c.s. dienen zowel in het principale als in het incidentele beroep in de proceskosten te worden verwezen.

3.4. De slotsom is dat in het principale beroep het bestreden arrest dient te worden vernietigd wegens gegrondheid van de onderdelen I.1.a en I.1.b (zie rov. 5.2.7 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Het incidentele beroep moet worden verworpen, zoals hiervoor in 3.1.1 reeds overwogen.

De Hoge Raad:
in het principale beroep:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 20 oktober 2009;
verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
in het principale en het incidentele beroep:
veroordeelt Edco c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van MAG begroot op € 537,14 aan verschotten en € 36.869,17 voor salaris.