Wat is de wezenlijke waarde van pudding?

Commentaar in't kort van Marten Bouma, Merkenbureau Bouma BV

Twee maanden geleden, op 6 juli 2011 oordeelde Rechtbank Utrecht (IEF 9895)  in kort geding dat de puddingbeker van De Natuurhoeve geen inbreuk maakt op die van FrieslandCampina, die naar verluidt in hoger beroep is gegaan. Gelukkig voor FrieslandCampina oordeelde de voorzieningenrechter dat een verpakking in de vorm van een pudding niet noodzakelijkerwijze generiek is. En ook niet dat de vorm door de aard van de waar wordt bepaald of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Er is in principe een geldig vormmerk, aldus de voorzieningenrechter. Kortom, er zijn nog volop kansen voor het hoger beroep. Maar, is hier geen sprake van een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan pudding?

FrieslandCampina kan inspiratie putten uit het feit dat de “Boer’n yoghurt” emmers van De Zuivelhoeve als vormmerk beschermbaar zijn, zo bleek in rechtszaken in 2009 (IEF 8143) en 2004 (hof Arnhem, LJN AR8252 en Rechtbank Almelo LJN AO2977). 

Omdat een vorm meestal ab initio te weinig onderscheidend vermogen heeft om als herkomstaanduiding te fungeren, moet een beroep op inburgering het depot tot inschrijving brengen. Door jarenlang intensief gebruik kan de vorm inburgeren als merk tenzij een uitzondering uit artikel 2.1 lid 2 BVIE van toepassing is: de vorm (1) wordt door de aard van de waar bepaald, (2) is noodzakelijk voor een technische uitkomst of (3) de vorm geeft een wezenlijke waarde aan de waar. De wezenlijke waarde noem ik als laatste want die wordt genoeg niet genoemd in het vonnis van de Rechtbank Utrecht, mogelijk omdat daar (nog) geen beroep op is gedaan.

Dit zijn de vormmerken van FrieslandCampina waarop de vorderingen in het kort geding zijn gebaseerd:

Benelux depotnummer 1215063	Benelux depotnummer 1215064

^{klik afbeelding voor vergroting}
Doorgaans gaat het bij een vormmerk zuiver om de driedimensionale vorm van een product of een verpakking. De merknaam Mona hoort dus eigenlijk niet thuis in de registratie van het vormmerk en de afbeelding zou niet in kleur hoeven te zijn. Tegen andere verpakkingselementen in het depot zie ik op zich geen bezwaar hoewel die FrieslandCampina niet lijken te helpen in deze zaak.

FrieslandCampina doet er naar mijn smaak goed aan de puddingbeker nogmaals te deponeren zonder de merknaam Mona en zonder kleuren. Ook de verpakkingselementen kunnen m.i. weggelaten worden.

Het BBIE kan echter van mening zijn dat deze vorm van de verpakking een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Immers, heeft deze vorm niet vooral kooplustopwekkendvermogen en aantrekkingskracht? – Doet de vorm het publiek watertanden? – en zo ja, kan de puddingbeker dan nog een geldig vormmerk zijn?

Of danken we het feit dat deze vorm ons collectief doet watertanden niet aan oma maar aan jarenlang intensief merkgebruik van deze vorm door Mona?