WIPO-selectie november 2013

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Vanwege bezit andere Greater Toronto Area (GTA)-domeinnamen, maakt het aannemelijk dat GTA.tv niet te kwader trouw is geregistreerd
B) Geografische aanduiding "Gold Coast" is niet beschermd onder de UDRP-regeling. Er zijn 189 Australische "Gold Coast"-merken geregistreerd, waardoor de term niet kenmerkend is voor eiser.
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DTV2013-0004
gta.tv > Complaint denied
A) Eiser, Take-Two interactive software, is ontwikkelaar van games. Eiser is sinds lange tijd houder van merk “GTA”, een afkorting voor de spellenreeks Grant Theft Auto, en heeft daarnaast ook aanvragen gedaan voor het merk “GTA TV”. Verweerder heeft de domeinnaam gta.tv in maart 2010 geregistreerd. De domeinnaam is - vooralsnog - inactief. Verweerder heeft sinds 2004 ook de domeinnamen gta411.com en gtanews.com in zijn bezit. Hierop staat informatie over een specifiek geografisch gebied, namelijk de “Greater Toronto Area”. Afgekort dus ook GTA. Dat verweerder deze domeinnamen heeft, maakt het aannemelijk dat gta.tv niet is geregistreerd om eiser te belemmeren om zijn merk in een domeinnaam te gebruiken en dat legitiem gebruik van de domeinnaam nog nodig is. Daarnaast ook geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Eis wordt afgewezen.

D2013-1733
goldcoast.com > Complaint denied
B) Gold Coast is een stad in Australië. Eiser is een bedrijf in de toeristische sector en heeft meerdere merken geregistreerd waar de geografische aanduiding “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. Domeinnaam is geregistreerd in 1997. Geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een (het) merk om diverse redenen. Sprake van geografische aanduiding. Hoofdregel uit eerdere beslissingen is dat geografische aanduidingen in principe niet zijn beschermd onder de regeling. Verweerder heeft 189 Australische merken overgelegd waar de term “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. De term “Gold Coast” is dus niet perse kenmerkend voor eiser.

“Fourthly, and related to the first and second points above, previous decisions under the Policy involving allegations of rights in a city name have often been rejected in favour of respondents. For example, in Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network, WIPO Case No. D2007-1318 the then panel stated the general rule that geographic terms are not per se protected under the Policy, because geographical terms ordinarily cannot serve as trademarks for the geographical areas to which they relate. In this case, the term “Gold Coast” is not performing such a function by itself. It is only one component of the Complainant’s various marks. The Complainant’s trademark rights do not extend to particular components of its marks, particularly those which, like the geographic term “Gold Coast, may have a large number of associations.”