Zijdelings
Rechtbank Alkmaar, 9 maart 2005, LJN: AV4170. Tradekar International B.V. tegen Pat Europe B.V.
Eiser krijgt domeinnaam overgedragen, maar moet daar wel voor betalen. Overdracht wordt bevolen op grond van overeenkomst en hoewel de rechtbank o.a. stelt dat een overeenkomst met gedaagde, waarin wordt gemeld dat (de Britse merkhouder) Kingavon "in het geheel" tot het merk gerechtigd is en dat dat laatste niet op een voorbehoud terzake de domeinnamen wijst, vindt de rechter dat er geen ruimte is voor Trips/260 Rv, omdat er slechts zijdelings sprake is van IE-recht. Vonnis vraagt wellicht om een nootje.
Tradekar is een groothandel in onder meer autoaccessoires. Pat was distributeur daarvan en zij nam goederen van Tradekar af. Kingavon Limited was voorheen houdster van het merk Pro User in Groot Brittannië en zij gebruikte het merk in Europa. Kingavon heeft Tradekar toegestaan om de naam Pro User in Nederland en Duitsland te gebruiken.
Vervolgens heeft Tradekar aan Pat toegestaan om de naam Pro User in Nederland te gebruiken. Pat heeft het merk Pro User op haar naam doen registreren voor de Benelux. Pat het merk Pro User later om niet overgedragen aan Kingavon.
Inmiddels had Pat, onder meer, de domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl op haar naam doen registreren. Uit E-mailverkeer tussen medewerkers van partijen blijkt dat Pat zich akkoord verklaarde met overschrijving van de registratie.Nadat Pat in een later stadium weigerde aan de overdracht mee te werken, heeft Stadekar conservatoir beslag tot overdracht doen leggen op de beide domeinnamen, dus zowel op www.pro-user.com als www.pro-user.nl.
Nu vast staat dat Kingavon in ieder geval sedert 2002 houdster in Groot Brittannië en gebruikster in Europa van het merk Pro Use is, moet het oudste gebruik aan Kingavon worden toegekend. Ouder gebruik geldt ook voor Tradekar, nu zij het recht van gebruik kreeg van Kingavon en nadien dat recht aan Pat verleende. Daarom is het nog maar de vraag of Pat zonder meer het recht toekwam om het merkrecht Pro User op haar naam voor de Benelux te doen inschrijven.
In dat kader kan ook de overdracht van het merkrecht van Pat aan Kingavon worden gezien, namelijk om niet en zonder nadere voorwaarden. Pat heeft betoogd dat zij aan de overdracht meewerkte omdat zij ervan uitging dat zij nadien als vanouds, via Tradekar, de importeur, als distributeur zou kunnen blijven optreden, maar het zou meer dan voor de hand liggen dat dat streven, al dan niet met Tradekar als derde partij, in de overeenkomst zou zijn opgenomen, waarvan niet is gebleken.
Overdracht van een merk brengt wellicht niet mee dat automatisch de domeinnaam wordt overgedragen, maar het feit dat de merkhouder ervan wordt weerhouden zijn eigen merk en/of naam als domeinnaam te registreren doordat die domeinnaam al door een derde is geregistreerd kan onder omstandigheden - in het bijzonder wanneer de registratie door de derde zonder geldige reden is geschied - als onrechtmatig jegens de merkhouder, respectievelijk degene waarvan het ouder gebruik vast staat, worden aangemerkt.
In de onderhavige zaak is nog een complicerende factor dat Tradekar niet de merkhouder is maar degene die het gebruik van de merkhouder heeft verkregen, maar gelet op die omstandigheid komt het niet ongewoon voor dat Tradekar een, weliswaar relatief bescheiden geldbedrag zoals in casu de Euro 1.000,-, voor de daadwerkelijke overschrijving van de domeinnaamregistratie voldoet.
Pat heeft als geldige reden voor registratie opgegeven dat zij zeker wilde zijn van een voortdurend gebruik van de naam Pro User, mede omdat zij aanzienlijke bedragen zou hebben geïnvesteerd in de naam, maar Tradekar heeft dat laatste bestreden en Pat heeft vervolgens in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat zij dermate grote investeringen heeft gedaan in de naam Pro User dat overdracht onbillijk zou zijn. Bovendien is de stelling dat het haar bedoeling was uitsluitend de domeinnaam .com over te dragen, zoals hierna behandeld, daarmee in strijd, want waarom zou .com wel voor een gering bedrag kunnen worden overgedragen en .nl niet? Verder is niet aannemelijk dat een naam opgebouwd in de automaterialenbranche bekendheid zou opleveren in de kantoorartikelenbranche, waarop Pat stelt zich momenteel te richten.
Pat heeft betoogd dat het desbetreffende E-mailverkeer uitsluitend betrekking had op de domeinnaam www.pro-user.com en niet op www.pro-user.nl maar die stelling komt gekunsteld voor. Niet in de laatste plaats wordt in dit kader verwezen naar de inhoud van meergenoemde overeenkomst, waarin wordt gemeld dat Kingavon "in het geheel" tot het merk gerechtigd is. Zoals hiervoor reeds overwogen wijst dat laatste niet op een voorbehoud terzake de domeinnamen.
De rechtbank gaat ervan uit dat zowel een overeenkomst van overdracht ten aanzien van de beide domeinnamen tot stand is gekomen en dat ook overigens Pat de plicht zal hebben ten behoeve van Tradekar afstand te doen van de door haar indertijd geregistreerde domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl.
Dat brengt mee dat de gevorderde overdracht in conventie zal worden toegewezen. Bij de bedoelde toewijzing wordt er mede van uitgegaan dat Tradekar terzake de overdracht bij nakoming door Pat Euro 1.000,- aan laatstgenoemde voldoet.
Nu de grondslag van de vorderingen in conventie nakoming van een overeenkomst is en slechts zijdelings betrekking heeft op bescherming van intellectuele eigendom is het Trips-verdrag niet van toepassing en zal geen termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden bepaald.
Lees het vonnis hier.
