260 BMW’s zonder toestemming van BMW in de EER in handel gebracht

Vzr. Rb. Den Haag 15 juli 2024, IEF 22134; C/09/664550 / KG ZA 24-335 (Peinemann c.s. tegen BMW). Kort geding. Peinemann Mobilift Groep (hierna: Peinemann c.s.) houdt zich bezig met de verhuur van industriële voertuigen. BMW is een wereldwijd bekende autofabrikant met diverse geregistreerde merken en modellen. Deze omvatten onder andere het Uniewoordmerk 'BMW' en meerdere beeldmerken en woordmerken voor voertuigen en bijbehorende onderdelen. Na de brand op het vrachtschip Fremantle Highway in juli 2023, waarbij duizenden auto's, inclusief 260 BMW's, beschadigd raakten, verkocht Pan German Motors deze BMW's aan Womy. Ondanks waarschuwingen van BMW over mogelijke veiligheidsrisico's en lopende onderzoeken, was Peinemann c.s. van plan de voertuigen op de Europese markt te verkopen. Dit leidde tot conservatoir beslag door BMW op de voertuigen in december 2023, terwijl Peinemann c.s. doorging met de verkoopvoorbereidingen.

In dit kort geding vordert Peinemann c.s. primair de opheffing van het conservatoir beslag op de beslagen producten. Hieraan ten grondslag legt zij dat de vordering op grond waarvan het beslag is gelegd ondeugdelijk is, nu zij van mening is dat BMW de Beslagen Producten zelf in de EER in de handel heeft gebracht. Hierdoor zou er sprake zijn van uitputting. BMW vordert in reconventie, kort samengevat, een inbreukverbod op de merk- en modelrechten van BMW in de Europese Unie gedurende de bodemprocedure, met meer in het bijzonder een verbod om de 260 BMW-voertuigen binnen de EER aan te bieden. Aan deze vorderingen legt BMW artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 19 lid 1 GModVo ten grondslag. Hiermee bestrijdt zij het argument van Peinemann c.s. dat er sprake is van uitputting.

De voorzieningenrechter beslist aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd over de beslaglegging. Hierbij stelt de rechter vast dat de 260 BMW’s een T1 status hebben met als uitvoerbestemming Taiwan. Tussendoor zijn de voertuigen aan Pan German geleverd. Dit betrof een CPT (Carriage Paid To) levering. Hiermee zijn de voertuigen niet in de EER in de handel gebracht. Douane- en merk/modelrechtelijk zijn de voertuigen buiten de EER geleverd. Ze zijn immers door de merkhouder verkocht aan een Taiwanees bedrijf. Hierdoor is er geen sprake van uitputting in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo of artikel 21 GModVo. Gelet op deze constatering is de voorzieningenrechter van oordeel dat Peinemann c.s. door het in voorraad houden en aanbieden van de voertuigen inbreuk dreigt te maken op de merk- en modelrechten van BMW. Het verlof tot beslag is derhalve verleend op grond van een door BMW terecht ingeroepen recht dat zij voldoende (naar waarheid) heeft onderbouwd in haar beslagrekest. Peinemann c.s. heeft nog voorgesteld het beslag op te heffen onder de voorwaarde dat de beslagen voertuigen buiten de EER in de handel worden gebracht, maar ook dit wordt afgewezen door de voorzieningenrechter. In reconventie worden de vorderingen, gezien de eerdere vaststellingen, grotendeels toegewezen.

4.7. Weliswaar betrof de levering van BMW aan Pan German een zogenoemde CPT- levering met als contractuele leveringsplaats de Bremerhaven in Duitsland, maar die levering heeft alleen fysiek in Duitsland plaatsgevonden; de voertuigen zijn daarmee niet in Duitsland of elders in de EER in de handel gebracht. BMW heeft ten aanzien van de voertuigen geen invoeraangifte gedaan (in de zin van artikel 201 DWU10), hetgeen vereist is voor het in het vrije verkeer brengen in de EER. Douane- en merk/modelrechtelijk zijn de voertuigen buiten de EER geleverd. Ze zijn immers door de merkhouder verkocht aan een Taiwanees bedrijf, waarbij in artikel 2.1 van de BMW Importer Agreement is bepaald dat de voertuigen alleen in Taiwan mogen worden verhandeld. BMW heeft de voertuigen vanaf de fabriek onder T1-status uitgevoerd en heeft de beschikkingsmacht over de voertuigen nooit verloren door de Incoterm CPT of andere bepalingen uit de BMW Importer Agreement. De verkoop buiten de EER van niet-EU-goederen die onder een regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, tast het exclusieve recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER te controleren niet aan.11 Indien dit anders zou zijn, zou de mogelijkheid van een merkhouder die zijn goederen in de EER produceert om deze buiten de EER te verhandelen zonder zijn merkenrecht binnen de EU uit te putten, op ongerechtvaardigde wijze worden beperkt. 12 Nu de voertuigen niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht, zijn deze dus niet uitgeput in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo of artikel 21 GModVo. 

4.8. Peinemann c.s. heeft nog aangevoerd dat de voertuigen zijn uitgeput omdat BMW impliciet toestemming heeft gegeven aan Dolphin of Pan Motors om de voertuigen aan Peinemann c.s. te verkopen en daarmee in de EER in de handel te brengen. De voorzieningenrechter gaat echter niet mee in dit betoog. BMW is begin oktober 2023 op de hoogte geraakt van de op handen zijnde verkoop van de 260 BMW-voertuigen door Dolphin. Uit de correspondentie tussen Dolphin en BMW (Frank Lagely) blijkt echter niet dat het voor BMW duidelijk was dat het om Europese kopers ging die voornemens waren om de voertuigen in de EER als nieuw in de handel te brengen. Bovendien heeft BMW in haar schriftelijke verklaring aan alle bij de berging betrokken partijen duidelijk gemaakt dat zij zich verzet tegen het in de handel brengen van BMW-voertuigen die tijdens de brand op de Fremantle Highway stonden. Dit hebben Pan German en Peinemann c.s. ook erkend en zij hebben in hun onderlinge Purchase Agreement expliciet opgenomen dat BMW zich verzet tegen de verkoop van de voertuigen.