Aanvraag Beneluxmerk door EBB te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 18 september 2019, IEF 18711; ECLI:NL:RBDHA:2019:9878 (Samsung tegen EBB Development) Samsung heeft een artificieel intelligente assistent, genoemd BIXBY, ontwikkeld voor haar mobiele Galaxy telefoons. Op 2 november 2016 heeft Samsung het woordmerk BIXBY als Uniemerk laten registreren. EBB heeft al eerder drie woordmerken gedeponeerd in het Pakistaanse merkregister. Op 28 februari 2017 heeft EBB BIBBY ook als Beneluxmerk laten registreren en oppositie ingesteld tegen het BIXBY-merk op grond van haar prioriteit van Pakistaanse BIBBY-merken. De vraag is of deze laatste registratie door EBB te kwader trouw was en of Samsung de Pakistaanse merkrechten kunnen worden tegengeworpen. EBB wordt geacht de aanvraag te kwader trouw te hebben gedaan. Beslissend is het merkenbeleid van EBB en het verband tussen de gedaagde twee bedrijven (bedrijven waarvan gedaagde twee naast EBB aandeelhouder en/of bestuurder is) en Samsung. Het BIBBY-Beneluxmerk kan Samsung aldus niet worden tegengeworpen.

4.17. Relevant is dat de [gedaagde sub 2] -bedrijven – naar niet in geschil is – wereldwijd over duizenden merkregistraties beschikken, waaronder van bekende merken zoals TESLA, HOME DEPOT, NEYMAR, APPLE, IPHONE, IPOD, LANCASTER, BAIDU, LEHMAN BROTHERS,. PAN AM, EUIPO en EUTM, vele voornamen en willekeurige lettercombinaties, zoals JHX, BQT of DMY. Op basis van deze merken voeren de [gedaagde sub 2] -bedrijven honderden oppositieprocedures en komen zij op tegen domeinnamen. Daarbij roepen de [gedaagde sub 2] -bedrijven regelmatig ‘onzichtbare prioriteit’ in en zetten zij vaak Beneluxmerken in. De [gedaagde sub 2] -bedrijven hebben ook nietigheidsacties wegens non-usus ingesteld met betrekking tot meer dan 200 merkinschrijvingen en hebben vervolgens veel van deze merken zelf geregistreerd.

4.18. Samsung wijst onweersproken erop dat:
- het Britse merkenbureau UKIPO [gedaagde sub 2]-bedrijven terecht heeft gewezen vanwege 86 als misbruik van recht aangemerkte opposities tegen merken van Apple Inc,
- merkaanvragen door [gedaagde sub 2] -bedrijven als te kwader trouw zijn beoordeeld, onder meer door het UKIPO met betrekking tot de merken VIVA,20 Xero.com,21 ALEXANDER,22 HELIUM,23 WORLD,24 EASY,25 PETRUS,26 MEME,27 PALLADIUM,28 TRUMP TV,29 SNOOP30 en ALMOND31,
- in een groot aantal UDRP-procedures bij diverse arbitrage instituten (WIPO, NAF, ADR.eu) is geoordeeld dat de [gedaagde sub 2] -bedrijven te kwader trouw hebben gehandeld met de registratie en het gebruik van domeinnamen.32

4.19. Tot slot is in dit verband relevant het Linkedin-profiel van een voormalig ‘Intellectual property (Trademarks) Manager’ bij een van de [gedaagde sub 2] -bedrijven, waarop Samung wijst. Daarin staat dat hij daar de volgende ervaring heeft opgedaan:
[...]
EBB betwist niet dat de genoemde werkzaamheden, met inbegrip van de exploitatie van ‘priority chains’ en ‘reverse domain name hacking’ deel uitmaakten van het takenpakket van de voormalig werknemer van een van de [gedaagde sub 2] -bedrijven.

4.20. De slotsom van het voorgaande is dat uit de vaststaande feiten en omstandigheden met betrekking tot de aanvraag van het BIBBY-Belenuxmerk volgt dat deze te kwader trouw is gedaan. Dit wordt bevestigd door de onder 4.17 tot en met 4.19 besproken feiten en omstandigheden met betrekking tot het merkenbeleid van de [gedaagde sub 2] -bedrijven en de uitvoering daarvan.

4.21. Niet relevant is of EBB al dan niet daadwerkelijk heeft getracht munt te slaan uit de aanvraag voor het BIBBY-Beneluxmerk, door een schikkingsvoorstel te doen aan Samsung in verband met haar oppositie, zoals Samsung in eerste instantie stelde. Ook zonder zo’n voorstel, is de aanvraag van het BIBBY-Beneluxmerk in de gegeven omstandigheden te kwader trouw gedaan.