Actieve polospelers te paard zijn begripsmatig overeenstemmend

Rechtbank 's-Gravenhage 4 juli 2012, HA ZA 11-2558 (Best Items c.s. tegen Quilate Services)

Uitspraak mede ingezonden door Remco van Leeuwen, Van Doorne.

Merkenrecht. Verklaring van niet-inbreuk gevorderd, niet gekregen. Dat vele kledingbeeldmerken gelijk zijn, is onvoldoende om beperkt onderscheidend vermogen en geringe beschermingsomvang vast te stellen. Aan marktonderzoek wordt voorbij gegaan omdat 'bekend merk' niet wordt gesteld. De reconventionele vorderingen worden toegewezen.

Best Items is licentienemer van het woordmerk L'ARGENTINA en ontwerpt, produceert en verhandelt onder het merk L’ARGENTINA een (vrijetijds)kledinglijn voor vrouwen die is geïnspireerd op de polosport. Quilate verhandelt sinds de jaren tachtig waren die verband houden met de polosport onder het van oorsprong Argentijnse merk LA MARTINA en het logo dat tevens als beeldmerk is gedeponeerd. Best Items c.s. vordert een verklaring voor recht dat zij door het gebruik in de Europese Unie van het L’ARGENTINA teken geen inbreuk maakt op de merkrechten van Quilate.

Het LA MARTINA beeldmerk betreft een afbeelding van twee polospelers, beiden op een galopperend paard, beiden met opgeheven polo sticks waarbij de spelers elkaar raken. De polospelers en de paarden zijn in silhouet en van opzij weergegeven en op tamelijk realistische wijze gestileerd. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het L’ARGENTINA teken visueel overeen met het LA MARTINA beeldmerk. (r.o. 4.17)

Ook begripsmatig stemmen het L’ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept van twee polospelers op een galopperend paard in een actieve spelhouding.

Dat er vele kledingmerken zijn die verband houden met het thema ‘paarden en polospelers’, is naar het oordeel van de rechtbank op zich zelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk resulterend in een geringe beschermingsomvang. De verklaring van niet-inbreuk wordt niet afgegeven, de reconventionele vorderingen worden wel toegewezen (zij het beperkt).

4.4. Tijdens de zitting heeft Best Items c.s. betoogd dat het L’ARGENTINA teken

alleen decoratief werd gebruikt en niet als merk. Dit verweer faalt. Het L’ARGENTINA teken werd linksboven op de voorzijde van de kleding aangebracht, zie hiervoor in 2.5, of te

wel op de gebruikelijke plaats voor een merk op (boven)kleding. Het relevante publiek zal naar het oordeel van de rechtbank het L’ARGENTINA teken zoals dat werd gebruikt op kleding dan ook opvatten als onderscheidingsteken.

4.7. Het LA MARTINA beeldmerk betreft een afbeelding van twee polospelers, beiden op een galopperend paard, beiden met opgeheven polo sticks waarbij de spelers elkaar raken. De polospelers en de paarden zijn in silhouet en van opzij weergegeven en op tamelijk realistische wijze gestileerd. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het L’ARGENTINA teken visueel overeen met het LA MARTINA beeldmerk.

4.8. Ook begripsmatig stemmen het L’ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept van twee polospelers op een galopperend paard in een actieve spelhouding. De rechtbank verwerpt het standpunt van Best Items c.s. dat er sprake zou zijn van een begripsmatig verschil omdat bij het LA MARTINA beeldmerk de gekruiste polo sticks een ereboog vormen hetgeen een houding is die in het spel niet voorkomt waarbij de spiegeling leidt tot een symmetrisch totaalbeeld hetgeen lijkt te zijn ingegeven door redenen van decoratie en elegantie, terwijl het L’ARGENTINA teken ziet op een daadwerkelijk in het polospel voorkomende houding van de polospelers te paard met opgeheven sticks alsof zij klaar zijn om de bal te slaan. Naar het oordeel van de rechtbank zal deze nuance de gemiddelde consument met onvolledig herinneringsbeeld ontgaan.

Intensief gebruikt, bekend merk niet gesteld
4.15. Quilate stelt niet dat het LA MARTINA beeldmerk intensief is gebruikt noch dat het merk bekend is en daardoor een groot onderscheidend vermogen heeft. Het door Best Items c.s. overgelegde marktonderzoek van april/mei 2012 (productie 21 van Best Items c.s., hierna: het marktonderzoek) naar de bekendheid van het LA MARTINA beeldmerk behoeft in dit verband dan ook geen bespreking.

Vele merken die verband houden met paarden polospelers
4.16. Het feit dat er vele merken zijn geregistreerd met gelding in de Europese Unie voor kleding die op enigerlei wijze verband houden met het thema ‘paarden en polospelers’ zoals blijkt uit het door Best Items c.s. overgelegde beeldmerkenonderzoek (productie 28 van Best Items c.s.) is naar het oordeel van de rechtbank op zich zelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk resulterend in een geringe beschermingsomvang, nu een aanzienlijk aantal daarvan wezenlijk anders zijn dan het LA MARTINA beeldmerk.

Co-existentie van Polo Ralph Lauren

4.19. De rechtbank is met Best Items c.s. van oordeel dat het gebruik van de merken en logo’s van derden en dan met name van het Polo Ralph Lauren logo, het U.S. Polo Association merk en het Cavalaro logo, die net als het LA MARTINA beeldmerk bestaan uit twee polospelers te paard in een actieve spelhouding, leidt tot een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk en dus ook tot een beperkte beschermingsomvang. Het feit dat er een vreedzame co-existentie bestaat tussen Polo Ralph Lauren en Quilate, zoals Quilate onweersproken heeft gesteld, betekent niet dat de Polo Ralph Lauren merken en logo’s geen invloed kunnen hebben op het onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk.

4.20. Hoewel het onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk gering is, moet naar het oordeel van de rechtbank worden geconcludeerd dat, gegeven het feit dat het L’ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk in sterke mate overeenstemmen en het L’ARGENTINA teken wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het LA MARTINA beeldmerk is ingeschreven maar ook waarvoor het merk feitelijk wordt gebruikt, door het gebruik van het L’ARGENTINA teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het LA MARTINA beeldmerk en het L’ARGENTINA teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat de merkhouder op een of andere manier, vanwege een economisch band met de gebruiker van het teken, iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren of diensten (indirecte verwarring).