Actieve rol Facebook bij advertenties leidt tot verwachting waken inbreuk IE-rechten PHV

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 december 2018, IEF 18172; RB 3273; IT 2694; ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 (PVH c.s. tegen Facebook) Merkenrecht. Auteursrecht. Tommy Hilfiger Europe (onderdeel PVH) heeft met Facebook een advertentieovereenkomst gesloten voor het merk Tommy Hilfiger op de platforms van Facebook. Tommy Hilfiger Licensing (onderdeel PVH) heeft o.a. het Benelux woordmerk TOMMY HILFIGER laten registreren. PVH heeft afbeeldingen in het geding gebracht van een aantal advertenties aangetroffen op Facebook en Instagram voor kleding en schoeisel met de naam "Tommy Hilfiger", die niet van haar afkomstig zijn. Facebook heeft deze verwijderd. PVH heeft Facebook verzocht om gegevens aan haar te verstrekken van de adverteerders die advertenties hebben geplaatst waarmee inbreuk werd gemaakt. Merkinbreuk Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger door stelselmatig verschijnen advertenties die niet verwezen naar producten van PVH. Facebook kan geen beroep doen op vrijwaringsbepaling art. 6:196c BW: door controle van Facebook op advertenties, vastgelegd in het advertentiebeleid, bepaalt zij mede de inhoud en speelt zij dus een actieve rol. Van Facebook wordt verwacht dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige inbreuken op IE-rechten van derden zoals PVH te voorkomen. Facebook niet zelf de inbreukmaker. Maatregelen Facebook onvoldoende effectief door telkens opduiken gewraakte advertenties. Privacybelangen staan niet in de weg van verstrekking gegevens: het gaat om adverteerders die bedrijfsmatig inbreukmakende artikelen aanbieden. Het beschikken over de gevraagde (persoons-)gegevens is voor PVH noodzakelijk om hiertegen te kunnen optreden. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

4.7. PVH heeft wél voldoende aannemelijk gemaakt dat stelselmatig advertenties verschijnen op platforms van Facebook (Facebook en Instagram) waarin namaakproducten van PVH worden aangeboden waardoor inbreuk wordt gemaakt op (in elk geval) het Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger. PVH heeft als productie 10 voorbeelden in het geding gebracht van advertenties die in september 2018 op de respectieve websites waren te zien, met een prominente vermelding van de woorden ‘Tommy Hilfiger’. Deze advertenties verwezen niet naar producten van PVH, hoewel tegenover het publiek wel die indruk werd gewekt. PVH heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat (ook) het Nederlandse publiek via de in de advertenties vermelde websites deze namaakproducten kan aanschaffen. Bij de vorderingen die erop zijn gericht om deze praktijken te voorkomen of te beëindigen, heeft PVH dan ook een voldoende spoedeisend belang. De omstandigheid dat de identificerende gegevens van de adverteerders mogelijk ook in een afzonderlijke procedure op grond van artikel 843a Rv verkregen zouden kunnen worden, doet aan het spoedeisend belang van PVH bij de gevraagde voorzieningen niet af.

4.10. De visie van PVH op dit punt kan in zoverre worden gedeeld, dat Facebook geen beroep kan doen op de ‘vrijwaringsbepaling’ van artikel 14 lid 1 van de Richtlijn Elektronische Handel (geïmplementeerd in artikel 6:196c BW), die kort gezegd inhoudt dat een ‘neutrale’ tussenpersoon/hostingdienst niet aansprakelijk is voor de op haar platforms opgeslagen informatie. Facebook bepaalt immers door controle op de advertenties, vastgelegd in het hiervoor aangehaalde advertentiebeleid, mede de inhoud daarvan en speelt in zoverre een actieve rol. Van Facebook mag daarom worden geëist dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden zoals PVH zoveel mogelijk te voorkomen. In dit verband kunnen ook op de toekomst gerichte maatregelen worden opgelegd omdat in de gegeven omstandigheden een voldoende concrete dreiging bestaat van toekomstig onrechtmatig gedrag van de inbreukmakers. Anders dan PVH stelt betekent dit niet dat Facebook, als zij onvoldoende maatregelen zou nemen om toekomstig onrechtmatig gedrag van derden te voorkomen, zelf als inbreukmaker moet worden aangemerkt. Dat zou anders zijn als haar platform met name of specifiek zou worden gebruikt om daarop inbreukmakende advertenties te plaatsen. PVH heeft echter niet gesteld, en evenmin is aannemelijk geworden, dat dit het geval is. Integendeel, het advertentiebeleid van Facebook is juist erop gericht inbreuken te vermijden en als Facebook opmerkzaam wordt gemaakt op inbreukmakende advertenties, worden deze in de regel direct verwijderd. Facebook moet dus als een tussenpersoon/platform worden aangemerkt die/dat niet zelf merkinbreuk maakt. Maar voor zover zij onvoldoende maatregelen zou treffen om toekomstige inbreuken te voorkomen, neemt het vorenstaande niet weg dat zij dan kan worden aangesproken op de voet van onrechtmatige daad.

4.11. Voorshands wordt aangenomen dat daarvan inderdaad sprake is. PVH heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat de tot dusver door Facebook getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, mede omdat de gewraakte advertenties telkens weer opduiken. In de gegeven - hierna te preciseren - omstandigheden brengen de aan Facebook op grond van de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid te stellen eisen mee dat zij meer doeltreffende en mede op de toekomst gerichte maatregelen treft, voor zover dit in redelijkheid van haar kan worden verlangd. Anders dan Facebook heeft betoogd, betekent dit niet dat PVH daarmee een ‘carte blanche’ in handen krijgt om wereldwijd tegen adverteerders op te treden, zonder dat is gewaarborgd dat het daadwerkelijk om inbreukmakers gaat. PVH heeft immers haar vorderingen, voor zover deze zijn gericht op proactief ingrijpen, nader gepreciseerd, in die zin dat het gaat om advertenties met bepaalde specifieke kenmerken, zoals vermeld in punt 29 in de dagvaarding, weten: - lage prijs of grote kortingen; - combinatie van 3 of 4 afbeeldingen; - de website waarnaar de advertentie doorklikt is anders dan de website die in de advertentie wordt genoemd; - de omschrijving is in gebrekkig Engels of compleet irrelevant; - vermelding van gratis bezorging; - adverteerders zijn vaak Facebook ‘community’ pagina’s die vlak voor het plaatsen van de advertentie zijn aangemaakt; dit alles terwijl het gaat om advertenties die het beschermde BVIE - woordmerk Tommy Hilfiger bevatten, aangezien deze zaak daartoe is beperkt.

4.16. Privacybelangen behoeven aan de verstrekking van de gegevens evenmin in de weg te staan. Het gaat hier om adverteerders die bedrijfsmatig inbreukmakende artikelen aanbieden en niet om particulieren. Door het adverteren met en het aanbieden van dergelijke artikelen, worden PVH en de consumenten die de desbetreffende sites raadplegen, benadeeld. Het beschikken over de gevraagde (persoons-)gegevens is voor PVH noodzakelijk om hiertegen te kunnen optreden. In dit verband er dus een toereikende grondslag voor het verstrekken van die gegevens, als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De in het geding zijnde belangen van de adverteerders wegen niet op tegen de belangen van PVH om de gevraagde gegevens te verkrijgen. PVH heeft in dit kader terecht erop gewezen dat commerciële partijen op grond van artikel 4 Richtlijn Elektronische handel jo. artikel 3:15d BW al verplicht zijn zich te identificeren. Facebook zelf heeft ook geen zwaarwegend belang om zich tegen toewijzing van de vordering op dit punt te verzetten, aangezien de maatregel tot het verstrekken van de gevraagde gegevens strookt met haar eigen advertentiebeleid.