Adidas /Marca (HR)

Hoge Raad, 11 december 2009, LJN: BK0674, Adidas AG c.s. tegen Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. & Vendex Kbb Nederland B.V..

Merkenrecht. Beschermingsomvangmerk. Freihaltebedürfnis? 2:3-strepenzaak. Vervolg op HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 (IEF 3498) Beantwoording vragen van uitleg door HvJ bij arrest van 10 april 2008, IER 2008, 53 (IEF 5955). Ingevolge de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) kan bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de beperking van art. 6 lid 1, sub b van de richtlijn (kenmerken/bestemming van de waar) aan de orde is. Onjuist is dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om te waarborgen dat die beschikbaar blijft voor algemeen gebruik. Verwarringsgevaar. Inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW.

3.2.1 Uit de beslissing van het HvJEG volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat, naar het HvJEG besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet.

Lees het arrest hier.