AEBI Schmidt behield het spoedeisend belang

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 17630; ECLI:NL:GHDHA:2017:4155 (Aebi Schmidt tegen Rasco) Spoedeisend belang. Octrooirecht. Aebi Schmidt is houdster van EP0995838 voor een 'vrachtwagen met een daarop afneembaar opgebouwd opzetwerktuig'. Rasco houdt zich bezig met verhandeling van wintermachines voor wegbeheer. Op de Reinigingsdemodagen in Lelystad is een vrachtwagen met een onder de beschermingsomvang van EP 838 vallend opzetstrooiwerktuig getoond. Na aanbesteding en na de schouw van werktuigen, werd de aanbesteding ingetrokken, en kwam de concrete dreiging van inbreuk door geïntimeerde te vervallen. Aebi hoefde niet af te leiden dat geïntimeerden op de markt zou komen met haar inbreukmakende werktuigen. Aebi kon onder de hiervoor weergegeven omstandigheden, waarbij slechts twee eerdere aanbiedingen en geen leveringen hebben plaatsgevonden en geïntimeerden na sommatie steeds feitelijk ieder inbreukmakend handelen heeft gestaakt, niet het verwijt worden gemaakt dat zij onvoldoende voortvarend heeft opgetreden in de periode tot medio 2015. Zij behield daarom spoedeisend belang bij een voorlopige maatregel toen medio 2015 duidelijk werd dat geïntimeerden daadwerkelijk en niettegenstaande EP 838 met inbreukmakende werktuigen in Nederland op de markt zou gaan komen. Het Hof vernietigt het vonnis [IEF 15301].

4.10. Eerst na de schouw op 30 juni 2014 vernam Aebi dat het door [geïntimeerden] aangeboden werktuig onder de beschermingsomvang van EP 838 viel. Dit werktuig werd echter door de aanbestedende dienst niet voldoende bevonden, terwijl bovendien korte tijd later, begin augustus, de aanbesteding door de provincies werd ingetrokken. Daarmee werd duidelijk dat dit werktuig door [geïntimeerden] niet geleverd zou worden en kwam de concrete dreiging van inbreuk door [geïntimeerden] te vervallen. Dat toch een sommatiebrief werd gestuurd op 12 augustus 2014 kwam doordat Aebi toen nog niet op de hoogte was van de intrekking van de aanbesteding door de provincies. De sommatiebrief heeft de intrekking van de aanbesteding als het ware gekruist. Het enkele niet ondertekenen van de in die sommatiebrief gevraagde onthoudingsverklaring door [geïntimeerden] kan naar het oordeel van hof er niet aan afdoen dat niet langer sprake was van een concrete inbreukdreiging. De aanbesteding was immers ingetrokken en daarna zijn er, naar Aebi onbestreden heeft gesteld, geen verdere aanbiedingen, laat staan daadwerkelijke leveringen, van een inbreukmakend opzetstrooiwerktuig door [geïntimeerden] gevolgd, hoewel er in de markt wel vraag naar dergelijke werktuigen bleef.

4.11. Ook het feit dat [geïntimeerden] , zich baserend op de opinie van haar octrooigemachtigde van 27 augustus 2014, zich op het standpunt stelde dat EP 838 vernietigd diende te worden, leverde naar het oordeel van het hof geen concrete dreiging van een inbreuk op EP 838 op. Onder de gegeven omstandigheden hoefde Aebi daaruit niet af te leiden dat [geïntimeerden] vooruitlopend op een rechterlijk oordeel over de geldigheid van EP 838 op de markt zou komen met haar inbreukmakende werktuigen. Aanwijzingen dat [geïntimeerden] dat voornemen had ontbraken. Op de mededeling op 20 oktober 2014, dat Aebi niet was overtuigd door voornoemde opinie en ervan uitging dat [geïntimeerden] zou afzien van inbreukmakende handelingen, heeft [geïntimeerden] niet gereageerd. Het feit dat [geïntimeerden] een kort geding heeft gevoerd tegen de provincies in verband met genoemde aanbesteding kan ook niet als zo’n aanwijzing worden aangemerkt. Aebi was daarbij geen partij en [geïntimeerden] heeft niets gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat Aebi van die procedure op de hoogte was.

4.12. Het ontbreken van een concrete dreiging van inbreuk op EP 838 werd in april 2015 bevestigd toen [geïntimeerden] aan Aebi liet weten dat zij nog in overweging had of zij de inbreukmakende opzetstrooiwerktuigen in Nederland wilde gaan verhandelen en dat liet afhangen van een aan haar octrooigemachtigde gevraagd nader advies. Ook uit het feit dat [geïntimeerden] op 12 mei 2015 een adviesprocedure uit hoofde van artikel 84 ROW aanhangig maakte kon Aebi afleiden dat [geïntimeerden] kennelijk eerst meer duidelijkheid wenste aangaande de geldigheid van EP 838, alvorens verdere stappen te ondernemen.

4.14. Naar het oordeel van het hof kan Aebi onder de hiervoor weergegeven omstandigheden, waarbij slechts twee eerdere aanbiedingen en geen leveringen hebben plaatsgevonden en [geïntimeerden] na sommatie steeds feitelijk ieder inbreukmakend handelen heeft gestaakt, niet het verwijt worden gemaakt dat zij onvoldoende voortvarend heeft opgetreden in de periode tot medio 2015. Zij behield daarom spoedeisend belang bij een voorlopige maatregel toen medio 2015 duidelijk werd dat [geïntimeerden] daadwerkelijk en niettegenstaande EP 838 met inbreukmakende werktuigen in Nederland op de markt zou gaan komen.

4.15. Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat bij gebreke van een constante dreiging van inbreuk evenmin van Aebi mocht worden verwacht dat zij – op straffe van verval van een spoedeisend belang – reeds medio 2014 een bodemprocedure tegen [geïntimeerden] aanhangig zou hebben gemaakt, nog daargelaten dat zij dan gelet op de duur van de later gevolgde bodemprocedure niet tijdig een vonnis zou hebben gehad, zoals wel door de voorzieningenrechter verondersteld. Dat de voorzieningenrechter in een procedure tussen Aebi en een andere partij van oordeel was dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans was dat EP 838 in een bodemprocedure nietig gevonden zou worden, acht het hof, anders dan de voorzieningenrechter, daarbij niet relevant. Dat geldt temeer omdat het oordeel van de voorzieningenrechter in die procedure mede daarop was gebaseerd dat Aebi in die procedure de niet-inventiviteitsverweren van de andere partij onweersproken had gelaten, terwijl deze (gelijke) verweren in de discussie met en latere procedure tegen [geïntimeerden] wel door Aebi zijn weersproken, zodat het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter in die andere procedure niet noodzakelijkerwijs maatgevend is te achten.

4.16. Ten slotte kan aan de omstandigheid dat [geïntimeerden] op de Nederlandse markt actief bleef met het aanbieden van niet onder de beschermingsomvang van EP 838 vallende strooimachines, waarop [geïntimeerden] heeft gewezen, geen dreiging van inbreuk op dat octrooi worden afgeleid.