Afstemmingsregel toegepast in paars kleurmerkzaak op partij die geen partij was in bodemzaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17719; IEFbe 2578; ECLI:NL:GHARL:2018:4622 (GSK tegen Sandoz) Beroep na IEF 15580 waarin de voorzieningenrechter de inburgering van het paarse kleurmerk onvoldoende aannemelijk acht. Toepassing afstemmingsregel op een partij die niet betrokken was in een bodemzaak, maar wel in het daarop volgende kort geding, omdat beide zaken materieel betrekking hebben op dezelfde kwestie. Het kleurmerk is geldig volgens de bodemzaak van de rechtbank van Koophandel Brussel [IEFbe 2520]. Het erga omnes-karakter van het merkrecht brengt mee dat dit ook geldt ten opzichte van Sandoz B.V., die geen partij in de Belgische bodemzaak is. In zoverre slagen de grieven van GSK. De rechtbank Brussel heeft, in strijd met vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, de beschermingsomvang van het kleurmerk ten onrechte beperkt tot "tot die precieze kleurtint en -code die werd gedeponeerd als merk". Het beroep van GSK op artikel 2.20 lid 1 sub b en c van het BVIE is afgewezen, omdat het relevante publiek van artsen en apothekers, beslist op basis van werkzame stoffen en niet op basis van de kleur, zodat het "aanleunen van beide tinten niet relevant is voor de keuze" en dus geen verwarringsgevaar of onterechte associatie kan opleveren. Het hof beslist in lijn met het oordeel van Brussel rechtbank in het vonnis en wijst de inbreukvorderingen af. Het hof overweegt ten overvloede dat daarnaast het belang bij de gevraagde voorzieningen ontbreekt. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

4.5. Uit het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad kan worden opgemaakt dat de afstemmingsregel ook van toepassing is indien een partij niet betrokken was in de bodemzaak, maar wel in het daarop volgende kortgeding, als beide zaken materieel betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex. Uit het arrest leidt het hof verder af dat het voor toepassing van de afstemmingsregel niet noodzakelijk is dat het in beide procedures om exact dezelfde rechtsvraag gaat.

4.10. Het hof stelt vast dat de rechtbank Brussel weliswaar op de genoemde plaats in het vonnis aangeeft dat de beschermingsomvang van een kleurmerk zou moeten worden beperkt tot de precieze kleurtint en - code die werd gedeponeerd als merk - hetgeen niet juist voorkomt - maar ook dat de rechtbank Brussel vervolgens in de overwegingen 3.3.2.2 en 3.3.2.3 de grondslagen b en c wel degelijk materieel beoordeelt, zonder daarbij de eis te stellen dat de aangesproken partij exact dezelfde kleur gebruikt. De rechtbank Brussel heeft het beroep van GSK c.s. op artikel 2.20 lid 1 sub b en c van het BVIE afgewezen omdat - kort gezegd - het relevante publiek, bestaande uit artsen en apothekers, beslist op basis van werkzame stoffen en niet op basis van de kleur, zodat het "aanleunen van beide tinten niet relevant is voor de keuze" en dus geen gevaar voor verwarring (in de zin van b) en onterechte associatie (in de zin van c) kan opleveren. Als al sprake zou zijn van een misslag dan is het dus in elk geval niet zo dat de beslissing van de rechtbank Brussel daarop berust.