Afwijkende vorm FF-merk wijzigt onderscheidend vermogen niet

Hof Den Haag 24 november 2015, IEF 15459; ECLI:NL:GHDHA:2015:3280 ( Flexi-Force tegen F.lli Facchinetti)
Merkenrecht; oppositie. Normaal gebruik gemeenschapsmerk; geen gebruik in te gewijzigde vorm. Verwarringsgevaar. Flexi-Force verzoekt om vernietiging van de BBIE-beslissing om woord-beeldmerk niet in te schrijven en verzoekt alsnog inschrijving. De bezwaren van Flexi-Force richten zich tegen gebruik in gewijzigde vorm, dat artikel 15 GMVo zeer ruim en daarmee onjuist is toegepast door tekens die wezenlijk zijn gewijzigd ook onder de reikwijdte van dit artikel te laten vallen. Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Er is sprake van normaal gebruik, beroep wordt afgewezen.

6. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo.). In dit artikel is, voor zover van belang, bepaald:
“1. Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
a. a) het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; (…)”

12. Met betrekking tot de overige gebruiksbewijzen overweegt het hof als volgt. Op de voorpagina van catalogus 2 en in de advertenties in de Annuario Guida 2010 en 2011 alsmede in de Giornale del Serramento zijn de woorden F.lli Facchinetti direct naast het beeldelement geplaatst en zijn enkele elementen aan het merk toegevoegd (te weten: het jaartal 1949, het teken ® en (op de voorpagina van catalogus 2:) de rechtsvorm s.r.l.). Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Voorts wordt het merk in dezelfde advertenties niet alleen met de woorden F.lli Facchinetti naast het beeldelement maar ook op de ingeschreven wijze gebruikt, zij het met toevoeging van een lauwerkrans, de jaartallen 1949-2009 en het getal 60. Ook hier is naar het oordeel van het hof geen sprake van een wijziging van het onderscheidend vermogen. Datzelfde geldt ook voor de voorpagina van catalogus 1 waar het merk is gebruikt op de ingeschreven wijze doch met toevoeging van ‘since 1949’ en het teken ®. De stukken, betrekking hebbend op de Internationale Eisenwarenmesse, laat het hof buiten beschouwing omdat hiermee slechts de (kennelijke) aanwezigheid van Facchinetti op de beurs wordt aangetoond maar op geen enkele wijze het gebruik van het merk wordt bewezen.

14. Het hof overweegt voorts dat catalogus 1 in de Engelse taal is opgesteld en catalogus 2 zowel in de Italiaanse als de Engelse taal, zodat daaruit moet worden afgeleid dat de catalogi voor de Europese markt waren bestemd. Ook de vermelding in de Annuario Guida (een in diverse Europese talen opgestelde gids van Italiaanse exporterende bedrijven) toont aan dat Facchinetti zich op de Europese markt richt. Dit wordt overigens ook bevestigd door de facturen die geadresseerd zijn aan afnemers in onder andere België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Uit de facturen volgt eveneens dat (met de bestellingen uit catalogus 1 en 2) in de relevante periode een substantiële omzet is gegenereerd zodat sprake is van een reële commerciële exploitatie. Het hof is dan ook van oordeel dat met de door Facchinetti overgelegde stukken, gelet op de daaraan te stellen eisen volgens de hiervoor aangehaalde rechtspraak, op voldoende wijze een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de Europese markt in de relevante periode is aangetoond.

7. Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en het ingeschreven merk, wordt aan de houder van een merk de mogelijkheid geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers; vgl. ook HvJ EU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:NL:XX:2007:BC0675, Bainbridge).