Algemeen bekende jaguar
Hof 's-Hertogenbosch, 13 maart 2007, Rolnr. C0501517/BR, The Jaguar Collection Ltd c.s. tegen Handelsmaatschappij J. van Hilst B.V. en Pinocchio c.s. (met dank aan Gino van Roeyen, Banning Advocaten)
Inmiddels zevende (!) beslissing in langslepend conflict over het merk JAGUAR voor schoenen. Automerk JAGUAR is algemeen bekend merk. Depot JAGUAR voor schoenen door Van Hilst c.s. in 1984 was depot te kwader trouw. Zaak terugverwezen naar rechtbank onder vernietiging van tussenvonnis rechtbank Breda d.d. 4 mei 2005.
Jaguar c.s. beschikken over merkrechten voor het merk JAGUAR in klasse 12 sinds 1971 en over een aantal woord- en woord/beeldmerken voor ditzelfde merk voor klasse 25, schoenen, waarvan het oudste recht dateert van 1980.
Pinocchio Schoenen B.V. heeft in 1982 een merkregistratie voor het woordmerk JAGUAR voor schoenen, daterend uit 1971 (en voorgebruikt sinds 1953) gekocht van de toenmalige houder van deze registratie. Het merk wordt echter in 1983 niet vernieuwd. In 1984 verricht Pinocchio een nieuw depot. De vraag spitst zich in hoger beroep toe op de vraag of dit laatste depot rechtmatig is.
Het Hof komt, na vastgesteld te hebben dat het merk JAGUAR van Jaguar c.s. een algemeen bekend merk in de zin van art. 6 van het Verdrag van Parijs is, tot de conclusie dat het depot in 1984 van Pinocchio te kwader trouw is geweest:
"4.19 Door het depot in 1984 werden geen eenmaal vervallen rechten hersteld. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht en dient bezien te worden als een nieuwe inschrijving. Op het moment van dit depot gold met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar de situatie zoals hiervoor onder 4.16 aangeduid. Onder die omstandigheden diende er rekening mee gehouden te worden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Door Jaguar is bij het pleidooi in hoger beroep (pleitnota punt 16) terecht opgemerkt dat Van Hilst in dit verband geen argumenten kan ontlenen aan de uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 19 december 1996 (NJ 1997, 623), aangezien de daarin behandelde casus niet vergelijkbaar is met de onderhavige. Kort gezegd komt het hierop neer dat het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd.
4.20 Inmiddels was in 1980 het woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportschoenen ingeschreven. Naar het oordeel van het is het evident dat de waren waarvoor dit laatste merk is ingeschreven soortgelijk zijn aan die van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984. Bij onderzoek in het register zou duidelijk geworden zijn dat dit laatste depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden
4.21 Een en ander voert het hof tot de slotsom dat het depot van geïntimeerde sub 2 in 1984 als een depot te kwader trouw aangemerkt dient te worden. Dit brengt mee dat aan Van Hilst geen beroep toekomt op de hiervoor onder 4.17 vermelde termijn van vijf jaar. De consequentie hiervan is dat Jaguar zich met vrucht kan beroepen op artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt. Het beroep van Van Hilst op verval van het woord/beeldmerk uit 1980 wegens niet-gebruik behoeft geen bespreking aangezien (reeds) de overige merkinschrijvingen van vóór het depot van 1984 die Jaguar aan haar vorderingen ten grondslag legt voor een toereikende merkenrechtelijke basis zorgdragen.
4.22 Op die grondslag kan Jaguar zich (in ieder geval) ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder c BVIE verzetten tegen het gebruik dat Van Hilst maakt van het teken Jaguar. Dit geldt voor het woordmerk; de afbeelding van een roofdierkop die Van Hilst gebruikt vertoont naar het oordeel van het hof onvoldoende overeenstemming met de beeldmerken van Jaguar. Bij de beantwoording van de vraag of Jaguar zich op de grond van andere onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE tegen het gebruik van het teken kan verzetten heeft Jaguar geen belang, zodat het hof deze vraag in het midden laat."
Lees het arrest hier. Vonnis waarvan beroep hier. Eerdere vonnissen en arresten hier, hier en in IER 1996/45 (Pr. Rb. Breda 25 juli 1996) en IER 1996/46 (Hof 's-Hertogenbosch 12 november 1996).
