Alleen of in combinatie met ‘du’
Gerechtshof Amsterdam, 2 maart 2006, 761/05 KG. J.L.K. Bosch, One Stop Business B.V. tegen Pon Holdings B.V., Pon Power B.V. en Pon Equipment B.V. (Met dank aan Mélanie Loos, Clifford Chance).
Over merken, domeinnamen, forumshoppen en geheime concepten. Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter die, volgens het arrest, de vorderingen tot het staken van inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van Pon, het staken van onrechtmatig handelen jegens Pon en de overdracht van de inbreukmakende domeinnamen, op de in het dictum van het vonnis gepreciseerde wijze heeft toegewezen.
Bosch heeft de domeinnamen ponequipment.com en ponpower.com op 16 september 2004 op zijn naam geregistreerd en doorgelinkt naar de website van zijn eigen bedrijf. Pon beschikt over twee PON woordmerken en gebruikt de handelsnamen Pon Power en Pon Equipment sinds 14 september 2004. Beide bedrijven verrichten diensten op de grond- weg- en watermarkt.
Het hof oordeelt dat de voorzieningenrechter in rechtbank Amsterdam wel degelijk bevoegd was, nu het hier een beweerde merkinbreuk betreft, gepleegd door het gebruik van domeinnamen, en de bij deze domeinnamen behorende websites in heel Nederland, dus ook in het arrondissement Amsterdam, zijn te raadplegen. ‘Dat het gevolg hiervan is dat de weg wordt geopend voor ‘forum shopping’ maakt dit niet anders.’
Met betrekking tot de inbreuk stelt Bosch allereerst dat het woordmerk PON onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, o.a. omdat het een familienaam is die alleen of in combinatie met ‘du’ regelmatig voorkomt. Het hof gaat hier niet in mee.
Pon is het dominerende en meest onderscheidende element van de domeinnamen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het niet aannemelijk dat de bedrijven niets met elkaar uitstaande hebben, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Bosch ongerechtvaardigd voordeel trekt van het doorlinken.
Dat Pon haar merk pas een dag na de domeinnaamregistratie van Bosch heeft uitgebreid met de klassen 7 en 12 is volen het hof niet relevant, te minder nu Pon onweersproken heeft gesteld dat er sprake is van overlapping tussen deze nieuwe klassen en de klassen waarvoor het merk al was geregistreerd.
Ook de stelling van Bosch dat er een geldige reden is voor het gebruik van de domeinnamen, omdat er sprake zou zijn van toekomstig gebruik van een vooralsnog geheim Pay On Need concept is onvoldoende is gesubstantieerd en baat Bosch niet.
Lees het arrest hier.
