Alliteratie en box als beschrijvend identiek bestanddeel

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 februari 2015, IEF 14688; ECLI:NL:RBAMS:2015:882 (Deluxebox tegen Kabaall)
Auteursrecht. Merkenrecht. Advalley biedt – onder meer via haar website – een zogenaamde Deluxebox aan met kortingsvouchers, waardecheques en met eventuele andere aanbiedingen. Op de website van Kabaall wordt de Digitale Gift Box aangeboden. De werkwijze, het concept en marketingstrategie vallen niet onder auteursrechtelijk bescherming. Alleen de vormgeving kan worden getoetst, maar komt niet overeen. Dat Deluxebox alleen digitaal en niet fysiek bestaat is hierbij niet van belang. Er is sprake van alliteratie en een identiek bestanddeel, te weten ‘box’, maar dit bestanddeel is louter beschrijvend. Er is geen sprake van beeldmerkinbreuk. Omdat ideeën echter vrij zijn om door een ander te worden gebruikt en gedaagden, voldoende afstand is gehouden, is het feit dat gedaagde voor eiser heeft gewerkt geen bijkomende omstandigheid voor onrechtmatig handelen. Alle vorderingen worden afgewezen.

auteursrechtinbreuk
4.2. (...) Dit gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet zo ver dat – zoals eisers hebben gesteld – ook de werkwijze, het concept en de marketingstrategie met betrekking tot De Deluxebox onder het werkbegrip en derhalve onder de bescherming van de Auteurswet vallen. Alleen aan de hand van de vormgeving en het uiterlijk van De Deluxebox dient te worden beoordeeld of De Deluxebox mogelijk als een werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt. Dat De Deluxebox alleen digitaal en niet fysiek bestaat is hierbij niet van belang. Ook een werk dat alleen digitaal (op het internet) waarneembaar is, kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits sprake is van materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Op grond hiervan is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat alleen de afbeelding van De Deluxebox zoals waarneembaar op www.deluxebox.com onder het werkbegrip valt. Het uiterlijk en de vormgeving hiervan getuigen immers, vanwege de op de doos afgebeelde foto’s, de strik die alleen te zien is op de bovenkant en het deksel van de doos, het aangebrachte logo en de wijze waarop de naam van de Deluxebox is aangebracht (bijvoorbeeld “Parfum & Body” of “Hotels & Wellness”) van een eigen intellectuele schepping van de auteur.

4.3.
Gezien de wijze waarop gedaagden De Digitale Giftbox op de website www.kabaall.nl hebben afgebeeld, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. Op deze website is een zwart/wit gestileerd doosje te zien met een zwart gestileerde strikje dat niet lijkt op de afbeelding van De Deluxebox en waarin de auteursrechtelijk beschermde elementen van De Deluxebox niet of nauwelijks zijn terug te vinden. Daarnaast is op de website van Kabaall een afbeelding te zien van een klein doosje dat wordt vastgehouden door twee dameshanden. Ook hierin zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Deluxebox niet of nauwelijks terug te vinden. Op het doosje van gedaagden zijn geen foto’s, logo’s of namen aangebracht. De strik is in verhouding tot het doosje groot en – in tegenstelling tot bij De Deluxebox – om het gehele doosje gewikkeld. Dat De Deluxebox en de afbeeldingen op www.kabaall.nl alle vierkant/kubusvormig zijn is niet van belang, aangezien dit de geëigende vorm is voor een (cadeau)doos en daarom niet kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd element.

merkinbreuk
4.6.
[eiser sub 1] is houder van het onder 2.3 afgebeelde beeldmerk met daarin opgenomen de gestileerde letters d en b en het woord ‘deluxebox’. [eiser sub 1] noch Advalley beschikken over een woordmerk ‘Deluxebox’. Onder omstandigheden dient echter, bij beoordeling van de vraag of sprake is van een merkinbreuk, rekening te worden gehouden met een in een beeldmerk opgenomen woordbestanddeel. Dit geldt wanneer het woordbestanddeel het meest kenmerkende en prominent aanwezige onderdeel van het beeldmerk is en de totaalindruk van het beeldmerk domineert, terwijl het beeldbestanddeel als een (ondergeschikt) decoratief element kan worden beschouwd. Voorshands wordt geoordeeld dat dit hier niet het geval is. Het woord ‘deluxebox’ neemt in het beeldmerk een ondergeschikte plaats in. Afgezien hiervan is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden met het teken De Digitale Giftbox geen inbreuk maken op Deluxebox. Weliswaar is er, zoals eisers hebben aangevoerd, sprake van alliteratie en van een identiek bestanddeel, te weten ‘box’, maar dit bestanddeel is louter beschrijvend van aard en mede omdat het aan het einde is geplaatst bij zowel merk als teken van ondergeschikt belang. Al met al kan dan ook niet van overeenstemming tussen teken en merk worden gesproken, laat staan dat hierdoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Voorts is door eisers onvoldoende aangetoond dat het beeldmerk bekend is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zodat eisers ook hierop geen beroep kunnen doen.
.

onrechtmatig handelen/slaafse nabootsing
4.11.
De voorzieningenrechter overweegt hierover het volgende. Niet onaannemelijk is dat [gedaagde sub 3] gedurende haar – erg korte – arbeidstijd bij Advalley op het idee is gekomen een vergelijkbare onderneming te starten. Dat Advalley zich hierdoor benadeeld voelt is begrijpelijk. Omdat ideeën echter vrij zijn om door een ander te worden gebruikt en gedaagden, zoals hiervoor is overwogen, voldoende afstand hebben gehouden van de onderneming van eisers, is het feit dat [gedaagde sub 3] voor Advalley heeft gewerkt voorshands geen bijkomende omstandigheid die het handelen van gedaagden onrechtmatig maakt. Hiervoor zou vereist zijn dat [gedaagde sub 3] gebruik (misbruik) zou hebben gemaakt van vertrouwelijke gegevens van eisers (bijvoorbeeld gegevens over klanten of over zakelijke partners), waarover zij alleen uit hoofde van haar functie bij Advalley kon beschikken. Dat hiervan sprake is, is in dit geval onvoldoende aannemelijk gemaakt. De informatie waarvan [gedaagde sub 3] mogelijk gebruik heeft gemaakt, is informatie die toegankelijk is voor eenieder die de website van Advalley raadpleegt. Dat [eiser sub 1] zich om de tuin geleid voelt omdat hij van het concurrentiebeding heeft afgezien, is eveneens begrijpelijk. In een kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten (bijvoorbeeld door middel van een getuigenverhoor), kan echter niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld hoe deze afspraak tot stand is gekomen en welke overwegingen van partijen hierbij een rol hebben gespeeld. Dat [gedaagde sub 3] de naam De Digitale Giftbox heeft gekopieerd van een van de door Advalley geregistreerde handelsnamen, blijkt niet uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel dat door eisers in het geding is gebracht. Weliswaar heeft [eiser sub 1] ter zitting een uittreksel digitaal opgeroepen waarop was te zien dat een van de handelsnamen van Advalley De Digitale Giftbox luidt, maar nu niet is komen vast te staan wanneer Advalley die handelsnaam heeft geregistreerd, is ook dit onvoldoende om te kunnen oordelen dat gedaagden onrechtmatig handelen.

overtreding van het geheimhoudingsbeding
4.13. (...) Ook hieruit kan de voorzieningenrechter voorshands geen schending van het geheimhoudingsbeding afleiden. De stukken die door eisers als (vertrouwelijke) contracten zijn betiteld zijn onleesbaar. Daarnaast geldt dat het verzenden van een (vertrouwelijk) stuk door een medewerker naar zijn privé-emailadres niet per definitie een schending van een geheimhoudingsbeding inhoudt. Daaraan kan immers een andere reden ten grondslag liggen, bijvoorbeeld, zoals [gedaagde sub 3] heeft aangevoerd, dat zij buiten werktijd telefonisch contact met een cliënt diende op te nemen.