Anne Laarman: Art 4 bis Madrid Protocol

De Brexit was aanleiding voor vele publicaties. Voor iemand die volgend jaar 35 jaar in het vak zit een soort déjà vu (1987!), want behalve juridische relevantie zit er ook een commercieel aspect aan de Brexit. Nieuwe landen vragen ‘nieuwe’ registraties indien men merkbescherming wil. Ook al zijn we vooralsnog druk bezig met de administratie van de UK klonen. Dat automatisch ontstaan van een kloon is natuurlijk juridisch een zegening omdat opgebouwde rechten niet verloren gaan. Aan de andere kant, ik stipte het al aan, administratief een hele klus voor merkeigenaren dan wel haar vertegenwoordigers. Velen zullen verzucht hebben ‘waarom een EU registratie als land binnen de internationale merkregistratie niet binnen de IR gekloond wordt in plaats van het ontstaan van een aparte UK registratie’. Een zo efficiënt mogelijke merkenportfolio is cruciaal voor een effectief beheer.

Deze overwegingen leiden in het begin van dit jaar al tot enkele publicaties over het zogenaamde artikel 4bis van het Madrid Protocol inzake het Internationale merk. Dat artikel luidt dat ‘wanneer een merk, reeds gedeponeerd in één of meer der overeenkomst sluitende landen, daarna is ingeschreven door het Internationaal Bureau ten name van dezelfde persoon of van diens rechtverkrijgende, de internationale inschrijving beschouwd zal worden als in de plaats te zijn getreden van de vroegere nationale inschrijvingen, zonder afbreuk te doen aan de rechten, door de laatst vermelde inschrijvingen verkregen’. In een tweede lid staat vermeld dat de nationale administratie gehouden is in haar registers van de internationale inschrijving aantekening te houden.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw heb ik een aantal keren dit artikel toegepast. Wat ik mij daarvan herinner is een zenuwslopende lange procedure van jaren met collega’s in diverse landen die je eerst moeten attenderen op dit artikel om vervolgens de nationale bureaus in die landen ertoe te bewegen hier actie in te ondernemen. Kortom geen aantrekkelijke herinnering. Niettemin is het aantal UK klonen dat binnen ons kantoor is ontstaan dermate groot dat ik het toch nodig vond een poging te wagen. Zeker ingeval van internationaal opererende cliënten die na het ontstaan van de Brexit een internationale merkregistratie wensen voor hetzelfde merk voor dezelfde klassen. 

In maart van dit jaar hadden wij een situatie gevonden waarin we een beroep zouden kunnen doen op artikel 4bis. Hoe werkt dit nu in de praktijk? Op de website van het UK IPO was geen enkel document of informatie hierover te vinden. Enig contact was destijds ook vrijwel onmogelijk gelet op de overbelasting. Tot onze verbazing troffen wij een formulier voor Replacement of a National Registration aan op de WIPO website. Het ging om model form MM17. We dienden dit in bij WIPO en na een reminder begin oktober, ontvingen wij het bericht van het WIPO dat dit formulier alleen bedoeld was voor de bureaus zelf en niet voor merkeigenaren dan wel haar vertegenwoordigers. Waarom een bureau zelf hierom zou vragen is mij een raadsel maar gelukkig werd gelijk model form TM28 genoemd, te vinden op de UK IPO website. Dit document kunnen wij invullen en indienen bij het UK IPO op het moment dat de internationale registratie daadwerkelijk geldig is voor de UK. De datum van inwerkingtreding van de ‘replacement’ zal de datum van de ontvangst van dit document TM28 zijn.

Het enige obstakel voor Europese gemachtigden zou kunnen zijn het gegeven dat het ITMA overweegt in de toekomst alleen UK gemachtigden toe te laten in de vertegenwoordiging van merken bij haar bureau.