Ariel pods hemisphere maken inbreuk op octrooi

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 december 2013, KG ZA 13-1038 (Unilever tegen P&G)
Unilever is houdster van EP 1 361 172 voor een ‘Water soluble package’. EP 172 is een divisional van WO 068, die eveneens een “Water soluble package” als onderwerp heeft en heeft geleid tot de verlening van het Europese octrooi EP 1 161 382.

Bij de beoordeling daarvan wordt van gewicht geacht dat de Oppositie Afdeling bij beslissing van 27 juni 2012 het octrooi, in enigszins gewijzigde vorm, in stand heeft gelaten. Uit het prioriteitsdocument zou blijken dat de gunstige eigenschappen alleen maar betrekking hebben op een hemisphere en niet op de andere uitvoeringsvormen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gemiddelde vakman uit het prioriteitsdocument en de oorspronkelijke aanvrage zou opmaken dat een capsule met een cirkelvormige basis (hemisphere) de beste resultaten met betrekking tot ‘impact resistance’ laat zien, maar dat betekent nog niet dat bij andere uitvoeringsvormen de voordelen van de uitvinding volledig afwezig zouden zijn of dat de gemiddelde vakman die conclusie zou trekken.

P&G wordt verboden om in Nederland inbreuk te maken op het octrooi middels de Ariel 3-in-1 Pods (Colour & Style) begeleid met een recall en onder last van dwangsommen.

In citaten:

serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 172 nietig wordt bevonden of wordt herroepen?
4.16. Vooropgesteld zij dat de in dit kort geding te hanteren maatstaf hierin bestaat of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat (het Nederlandse deel van) EP 172 in de reeds aanhangige bodemprocedure bij deze rechtbank nietig wordt bevonden of door de Technische Kamer van Beroep van het EOB in de appel procedure wordt herroepen. Bij de beoordeling daarvan wordt van gewicht geacht dat de Oppositie Afdeling bij beslissing van 27 juni 2012 het octrooi, in enigszins gewijzigde vorm, in stand heeft gelaten.

toegevoegde materie
4.18. P&G voert nog aan de Oppositie Afdeling niet is voorgehouden dat de oorspronkelijke aanvrage naar haar mening ten onrechte suggereert dat ook een koepelvormige capsule met een rechthoekige of vierkante basis (vgl. de figuren 2 en 5 van de oorspronkelijke aanvrage) de voordelen van de uitvinding heeft. Zij wijst er in dit verband op dat in de rapportage van het experimentele werk in de beschrijving verschillende termen zijn gebruikt voor de onderzochte uitvoeringsvormen (en neemt hier de woorden ‘vervalsing van resultaten’ in de mond), maar dat alleen een hemisphere, een cube en een triangle zijn onderzocht. Uit het prioriteitsdocument zou blijken dat de gunstige eigenschappen alleen maar betrekking hebben op een hemisphere (figuur 1 van de oorspronkelijke aanvrage) en niet op de andere uitvoeringsvormen.

4.19. Dit betoog, dat is ingegeven door een verklaring van McCarthy, een van de uitvinders van EP 172, leidt naar voorlopig oordeel niet tot een andere conclusie. In eerste plaats niet omdat in de oorspronkelijke aanvrage basis bestaat voor een dome shape met een rechthoekige of vierkante ‘base wall’. Zelfs als aangenomen zou worden dat een dergelijke uitvoering de voordelen van de uitvinding niet (volledig) bezit (en de vakman dit ook zou inzien), dan nog maakt zulks niet dat conclusie 1 van EP 172 sneuvelt vanwege toegevoegde materie. Iets anders is of Unilever in dat geval een geldig beroep op prioriteit kan doen (zie 4.20. hierna) en of er sprake is van uitvinderswerkzaamheid. Aan dit laatste wordt evenwel niet toegekomen omdat in het beperkte bestek van dit geding niet aannemelijk is geworden dat een dome shape met een rechthoekige of vierkante basis de voordelen van de uitvinding volledig zou ontberen. P&G heeft ook niet gesteld dat EP 172 in dat opzicht niet nawerkbaar zou zijn. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gemiddelde vakman uit het prioriteitsdocument en de oorspronkelijke aanvrage zou opmaken dat een capsule met een cirkelvormige basis (hemisphere) de beste resultaten met betrekking tot ‘impact resistance’ laat zien, maar dat betekent nog niet dat bij andere uitvoeringsvormen de voordelen van de uitvinding volledig afwezig zouden zijn (of dat de gemiddelde vakman die conclusie zou trekken). Anders dan P&G betoogt, is dit ook niet wat McCarthy verklaart. Voor nadere bewijslevering op dit punt leent de aard van deze procedure zich niet. Dit zal in de aanhangige bodemprocedure of in de appel procedure bij de TKB aan de orde kunnen komen.

gebrek aan inventiviteit

4.30. Het objectieve technische probleem waarvoor EP 172 een oplossing beoogt te bieden kan worden geformuleerd als het verschaffen van wateroplosbare verpakkingen voor vloeibare wasmiddelen die beter bestand zijn tegen scheuren of andere beschadiging.

4.31. Met als uitgangspunt een verpakking volgens US 416 en gebruikmakend van de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum of de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvrage zou de gemiddelde vakman naar voorlopig oordeel niet zonder inventieve denkarbeid komen tot de uitvinding van EP 172. Met de Oppositie Afdeling is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat om te komen tot de keuze voor thermovormen als vervaardigingsmethode in combinatie met een body portion die “generally dome shaped” is andere documenten nodig zijn dan alleen US 416. De vakman vindt in US 416 geen pointers die hem naar die andere documenten leiden. De vakman zou ook geen aanleiding zien het artikel van Edwards, dat in hoofdzaak over verpakkingen voor pesticides gaat, te raadplegen. Dat het artikel van Edwards ten tijde van de prioriteitsdatum of de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvrage tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman zou behoren, is gesteld noch gebleken. Als de vakman niettemin Edwards zou opslaan, dan geldt dat Edwards verschillende verpakkingstechnieken (VFFS, HFFS en thermoforming) en de voor- en nadelen daarvan openbaart, maar de publicatie beschrijft en toont geen generally dome shaped bodyportion en leert ook niet dat een dergelijke vorm bij thermoforming van water-oplosbare verpakkingen die wasmiddel bevatten, bijdraagt aan de impact-resistance. Hetzelfde geldt voor het artikel L’emballage se jette à l’eau.

slotsom geldigheid

4.33. Op grond van het voorgaande kan niet worden gezegd dat er sprake is van een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans, dat (conclusie 1 van) EP 172 door de bodemrechter of de TKB van het EOB nietig zal worden bevonden. Daarmee is in deze kort geding procedure voorshands van de geldigheid van EP 172 uit te gaan.

inbreuk

4.39. Dat bij de Ariel Pod op de basiswand twee extra compartimentjes zijn aangebracht, doet naar voorlopig oordeel aan het inbreukmakend karakter van de Ariel Pods niet af. Terecht heeft Unilever erop gewezen dat men niet aan inbreuk ontkomt door aan een kenmerk dat aanwezig is, iets toe te voegen. De compartimentjes laten onverlet dat de Ariel Pods een basiswand hebben zoals geclaimd in conclusie 1 die ook de functie uitoefent van een basiswand volgens EP 172, te weten die van afdichting. Dit is goed te zien in de hieronder opgenomen foto van een ter zitting door Unilever getoonde Ariel Pod waarvan de twee extra compartimentjes zijn verwijderd. Zichtbaar is dat de compartimentjes zijn aangebracht op de basiswand, die nog steeds intact is. Dat is ook logisch: als de basiswand niet aanwezig zou zijn, zou het vloeibare wasmiddel immers uit de ‘body portion’ van de verpakking lopen.

4.41. Naar voorlopig oordeel vallen de Ariel Pods onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 172, zodat het gevorderde verbod op die grond toewijsbaar is.

geen inbreuk: het inventieve resultaat wordt niet bereikt

4.43. P&G heeft gesteld dat van inbreuk geen sprake kan zijn als met een product niet het inventieve resultaat wordt bereikt dat met de uitvinding wordt beoogd. Of dat product wel of niet onder een specifieke conclusie valt is dan niet meer van belang, aldus P&G. In het geval van EP 172 geldt volgens P&G dat generally dome shaped producten met een niet-cirkelvormige basis de voordelige eigenschappen niet hebben. Ze baseert deze stelling op de hierboven reeds (in r.o. 4.18.) weergegeven argumentatie.

4.44. Om eveneens hierboven (in r.o. 4.19.) reeds weergegeven redenen slaagt dit verweer niet.