Arrest van Benelux-Gerechtshof over woordmerk NIELSON

BenGH 23 april 2023, IEF 22009, IEFbe 3735; C 2021/18 (Verzoekers tegen verweerder). Op 10 juni 2023 heeft verweerder een aanvraag ingediend voor het Benelux-woordmerk NIELSON. Verzoekers hebben op 3 april 2020 een vordering ingediend bij het BOIP (hierna: Bureau) tot doorhaling wegens vervallenverklaring, met als grondslagen dat het woordmerk niet normaal gebruikt is en dat de aanvraag te kwader trouw was. Een van de verzoekers is Nicolaas Laurens Littooij, beter bekend onder zijn artiestennaam Nielson. De vordering is gedeeltelijk toegewezen. Het woordmerk wordt vervallen en nietig verklaard voor slechts bepaalde diensten die aangeduid zijn in klasse 41. De overige vorderingen van Littooij worden afgewezen door het Bureau. Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau. Zij verzoeken het woordmerk ook voor de andere diensten aangeduid in klasse 41 nietig en vervallen te verklaren.

Het incidenteel beroep van verweerder is ingesteld nadat de beroepstermijn (van twee maanden, zoals bepaald in artikel 1.15bis lid 1 BVIE) was verstreken. In zijn conclusie heeft de advocaat-generaal aangevoerd dat het beroep hierdoor niet toelaatbaar is. Het Benelux-Gerechtshof deelt dit oordeel, waardoor verweerder niet-ontvankelijk verklaard zal worden in zijn beroep.

Het hof oordeelt dat er sprake was van voor-voorgebruik van de tekens Nielson en Mister Nielson tussen 2007 en 2011 op platformen als Hyves en Youtube. In 2012 begint ook het voorgebruik door onder meer deelname aan een talentprogramma en het uitbrengen van succesvolle singles onder de artiestennaam Nielson. Op 10 juni 2013 wordt het merk gedeponeerd en daarna ook gebruikt. Het hof is van oordeel dat verweerder de inschrijving van het merk NIELSON te kwader trouw heeft aangevraagd. Hierbij neemt het hof het succes en bekendheid van de artiest Nielson (tevens verzoeker) in aanmerking. Ook de wetenschap van verweerder van het gebruik van het teken Nielson door Litooij, de omstandigheid dat verweerder niet voornemens was het merk te gaan gebruiken voor zijn muziekactiviteiten en het depot dat voor identieke/overeenstemmende diensten was, acht het hof als belangrijke factoren. Het hof zal de inschrijving van het merk alsnog nietig verklaren.

21. Het hof is van oordeel dat incidenteel beroep bij de Tweede kamer van het hof tegen een eindbeslissing van het Bureau niet mogelijk is na verloop van de in artikel 1.15bis, lid 1 BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden omdat noch het BVIE, noch het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, noch het Reglement op de procesvoering van het Benelux- Gerechtshof een bepaling bevat die incidenteel beroep (na de beroepstermijn) toestaat. Dat brengt mee dat voor beide partijen slechts beroep openstond binnen deze termijn van twee maanden. Daar voor verweerder die mogelijkheid openstond kan naar het oordeel van het hof niet gezegd worden dat door het ontbreken van de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen buiten de beroepstermijn hij onredelijk in zijn verdediging wordt geschaad, de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten en/of dat dit in strijd is met artikel 6 EVRM. Dat in Nederland, België en Luxemburg incidenteel beroep buiten de beroepstermijn mogelijk is, is gebaseerd op bepalingen in de nationale procesrechtelijke wetgevingen en is een onvoldoende reden om incidenteel beroep (buiten de beroepstermijn) toe te laten tegen een beslissing van het Bureau, nu zo'n bepaling juist ontbreekt in de daarop van toepassing zijnde regelgeving. Voor het overige verwijst het hof naar de Conclusie van de Advocaat- Generaal, waarmee het hof instemt en die het hof overneemt.

35. In aanmerking nemende

• het succes en de aanzienlijke bekendheid van Nielson (Littooij) op het moment van het depot van het Merk,
• de wetenschap van verweerder van het gebruik van het teken Nielson door Littooij,
• de omstandigheid dat verweerder niet voornemens was het merk Nielson te gaan gebruiken voor zijn DJ/muziekactiviteiten en
• verweerder het Merk Nielson deponeerde in klasse 41 voor diensten, identiek aan of overeenstemmend met de diensten waarvoor Littooij het identieke teken gebruikte om een gunstige(r) positie te creëren in onderhandelingen met Littooij,

is het hof van oordeel dat verweerder de inschrijving van het Merk Nielson te kwader trouw heeft aangevraagd voor diensten die identiek zijn aan of overeenstemmend met de diensten waarvoor Littooij het teken Nielson op het moment van die aanvraag gebruikte.