Artikel van Antwoord: Ferring vs. Fein deel II

Dit artikel is geschreven door B.J. Berghuis van Woortman en R.P. Soullié van Simmons & Simmons, de advocaten van onder meer Reprise en Fein.   

Menigeen zal verbaasd kennis hebben genomen van het artikel met de titel “Amerikaanse beslissing in geschil Ferring tegen Reprise, Serenity en Fein” dat op 8 oktober jl. op IE-Forum verscheen [IEF 18738]. Aanvankelijk vermeldde het bericht niet dat de inzenders Ferring vertegenwoordigen. Die omissie is inmiddels rechtgezet, maar de inhoudelijke verbazing blijft. Immers, enerzijds bevat het artikel inhoudelijk niets relevants voor de Nederlandse rechtspraktijk, en anderzijds heeft de publicatie betrekking op een geschil tussen partijen die ook zijn betrokken bij een Nederlandse procedure die zich thans in staat van wijzen bevindt. Daarmee lijken er ten minste twee goede redenen te bestaan voor IE-Forum om van de publicatie van het betreffende artikel af te zien. Het heeft er alle schijn van dat het belang van het artikel er met name in is gelegen dat het de advocaten van Ferring de mogelijkheid bood om de zaak na pleidooi nog eens onder de aandacht van de rechter te brengen, ofwel het bekende ‘napleiten’ (zie ook: https://www.baliebulletin.nl/tuchtrecht-8/).

Het landelijke procesreglement bevat de hoofdregel dat het hof geen kennis neemt van berichten van een partij die het hof bereiken nadat arrest is bepaald (zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-gerechtshoven-072019.pdf onder art. 5.5), maar omdat onduidelijk is of een publicatie op IE-Forum zal worden wordt opgevat als ‘bericht aan het hof’, noopt de publicatie van Ferring tot de volgende observaties:

In hun samenvatting geven Douma en Kuipers een onvolledige en onjuiste weergave van de feiten en de juridische aspecten van het geschil. Zo suggereren Douma en Kuipers dat er in Nederland, anders dan in de VS, niet de gelegenheid is alle betrokkenen te horen. Echter: over en weer hebben partijen in Nederland bewijs aangeboden, waar nodig door middel van het horen van getuigen. Ook zijn diverse onder ede afgelegde verklaringen, afkomstig vanuit verschillende procedures, in het geding gebracht. Dat de Nederlandse rechter minder compleet of zorgvuldig zou zijn voorgelicht is dan ook niet juist.

Voorts valt op dat Douma en Kuipers geen uitleg geven over de inzet van de Amerikaanse procedure zodat de (onjuiste) indruk kan ontstaan dat die hetzelfde is als (een van) de Nederlandse zaken. Het gaat echter om andere octrooirechten, en dus niet om parallelle octrooien. Dat blijkt ook uit de omstandigheid dat in de Nederlandse procedure door Ferring wordt gesteld dat Nørgaard, eventueel bijgestaan door Senderovitz, de uitvinder zou zijn terwijl het in de US procedure zo is dat Norgaard noch Senderovitz een rol spelen, maar dat Nilsson, Lindner en Wittendorf de uitvinders zouden zijn.

Daarbij is met name van belang dat het een uitspraak betreft in een zaak waarin door Fein c.s. als eisers werd gevorderd dat Dr. Fein zou worden toegevoegd als uitvinder, aan een octrooi dat op naam van Ferring staat. In de Nederlandse procedure zoals die thans ter beoordeling voorligt bij het hof gaat het echter om de tegenovergestelde situatie, waarbij Ferring als eiser optreedt en de eigendom opeist van een octrooi op naam van Dr. Fein. Dat is van evident belang, aangezien de Amerikaanse rechter expliciet vaststelt dat voor een dergelijke vordering die ingaat tegen de presumption that the named inventors are the true and only inventors, een specifieke en strikte maatstaf geldt. Het Amerikaanse kader omvat de concepten van conception (waarbij een bijdrage die bestaat uit het toevoegen of samenvoegen van elementen die op zich reeds bekend zijn uit de stand van de techniek, niet kan worden meegenomen in de beoordeling – zelfs als die combinatie van elementen leidt tot een nieuw en inventief inzicht), collaboration (waarbij een zekere mate van gezamenlijk optreden moet worden vastgesteld) en corroboration (waarbij de eis wordt gesteld dat sprake moet zijn van schriftelijk bewijs afkomstig uit de periode dat de uitvinding werd gedaan). Slechts tegen die achtergrond, die geen betekenis heeft voor het Nederlandse beoordelingskader, stelde de rechter vast dat de claims van Dr. Fein zouden moeten worden afgewezen.   

Als overweging ten overvloede geldt nog dat het interessant is om te zien dat Ferring in de Amerikaanse procedure nog steeds de essentie van de uitvinding zoals die aan de orde is in de Nederlandse procedure lijkt te missen, waar Ferring stelt (par. 123) dat ‘low dose’ en ‘sublingual administration’ niet van belang zijn voor de uitvinding.
 
Tot slot: relevanter is de Amerikaanse uitspraak die WEL over hetzelfde parallelle octrooi ging (https://www.casemine.com/judgement/us/5c110ba0342cca79cca9fe56) en waarin uitvinderschap van Dr. Fein werd bevestigd. Ferring’s opeisingsvorderingen werden afgewezen wegens equitable estoppel; ook een argument waarover de Nederlandse rechter nog dient te beslissen.