ASML heeft eigen “pistool” gecreëerd door niet tijdig licentie te verkrijgen maar wel geoctrooieerde techniek te gebruiken

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEF 17861; ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (Nikon tegen ASML) Octrooirecht. Nikon is houdster van Europees octrooi EP 003. Het octrooi heeft betrekking op immersie-lithografiemachines, een bepaald type (foto)lithografiemachines. (Foto)Lithografiemachines zijn essentieel voor de productie van chips. Nikon stelt dat ASML inbreuk maakt op de conclusies van EP 003. EP 003 is echter niet nieuw in het licht van de octrooiaanvrage EPA2 188 van ASML. De vakman zal uit EPA2 188 begrijpen dat de sensor en wafer zich op dezelfde hoogte bevinden omdat een andere lezing niet logisch is. Nikon heeft deze stelling niet, althans onvoldoende, betwist. Dit heeft tot gevolg dat conclusie 1 (en 5) van EP 003 volledig wordt geopenbaard in EPA2 188, zodat EP 003 niet nieuw is. De vordering van ASML in reconventie tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 003 zal worden toegewezen. Verder vordert ASML in reconventie dat een handhavingsverbod wordt opgelegd voor elf specifieke octrooien. Nikon had erop gewezen dat toewijzing hiervan in feite neerkomt op het verschaffen van een gratis licentie. ASML gaat er ten onrechte vanuit dat de door Nikon ingeroepen octrooien in feite standaard-essentieel zijn, dat meebrengt dat Nikon verplicht zou zijn op FRAND-voorwaarden een licentie te verlenen. Er is in dit geval geen sprake van een standaard zodat de ingroepen octrooien geen SEP’s kunnen zijn en heeft Nikon geen FRAND-verklaring afgelegd. Zolang geen nieuwe licentie tot stand is gekomen staat het Nikon vrij om ASML te beletten inbreuk te maken. ASML meent dat Nikon in wezen met een pistool dreigt waardoor zij gedwongen wordt om onredelijke voorwaarden te accepteren. Door niet tijdig een licentie te verkrijgen maar wel geoctrooieerde techniek toe te passen, heeft ASML in wezen haar eigen “pistool” gecreëerd.

4.17. Naar het oordeel van de rechtbank heeft ASML terecht aangevoerd dat EP 003 niet nieuw is in het licht van haar octrooiaanvrage EPA2 188, gepubliceerd op 16 juni 2004. De indieningsdatum van EPA2 188 (10 november 2003) ligt weliswaar na de prioriteitsdatum van EP 003 (8 juli 2003), maar de ingeroepen prioriteiten, liggen vóór de prioriteitsdatum van EP 003. Voor zover de inhoud van EPA2 188 in de prioriteitsdocumenten waarop een beroep is gedaan is geopenbaard – en dit is niet in geschil – behoort EPA2 188 derhalve tot de voor de beoordeling van de nieuwheid van EP 003 relevante stand van de techniek in de zin van art. 54 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag.

4.27. Echter, met ASML is de rechtbank van oordeel dat de vakman uit EPA2 188, uitgaande van zijn algemene vakkennis, zal begrijpen dat de sensor en de wafer zich op dezelfde hoogte bevinden omdat een andere lezing niet logisch is. [...]

4.28. Nikon heeft deze stelling niet, althans onvoldoende, betwist. Zij noch haar deskundige Mack heeft weersproken dat het ‘common practice’is dat de oppervlakken van de alignment-sensor en de wafer hoofdzakelijk op dezelfde hoogte liggen. [...] De gemiddelde vakman zal bij lezing uitgaan van de op de prioriteitsdatum gebruikelijke situatie. Hij vindt bovendien in EPA2 188 geen enkele reden om aan te nemen dat afwijking van die gebruikelijke situatie zou zijn bedoeld. Integendeel, aannemen dat er wel een hoogteverschil is zou betekenen dat er veel (volgens EPA2 188: ongewenst) vloeistofverlies zou ontstaan zodra de lens met immersievloeistof van sensor naar wafer zou gaan, tenzij er maatregelen zouden worden genomen om dat te voorkomen door de hoogte aan te passen.

4.31. Een en ander leidt tot de slotsom dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum naar het oordeel van de rechtbank in EPA2 188 een afdichtingselement vindt dat een integraal onderdeel kan uitmaken van de wafertafel, waarbij hij uit de openbaring dat zowel de wafer als de sensor ‘substantially co-planar’ zijn met het oppervlak van de wafertafel, impliciet op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze zal begrijpen dat de bovenoppervlakken van de sensor en de wafer zich onderling op hoofdzakelijk dezelfde hoogte bevinden. Dit is algemene vakkennis. Een lezing met een ‘mind willing to understand’ laat geen andere conclusie toe. Dit heeft tot gevolg dat conclusie 1 (en 5) van EP 003 volledig wordt geopenbaard in EPA2 188, zodat EP 003 niet nieuw is.

4.46. Niet in geschil is dat ASML sinds 1 januari 2010 niet langer beschikt over een licentie op immersie-octrooien van Nikon, met uitzondering van de ‘eeuwig durende licentie’ voor Class A octrooien (waaronder begrepen geconverteerde Class B en C octrooien). Evenmin is in geschil dat de overgangsperiode waarin Nikon en ASML hun wederzijdse octrooien niet jegens elkaar zouden handhaven, op 31 december 2014 is geëindigd (zie r.o. 2.9.1). ASML stoelt haar betoog dat handhaving van (niet-gelicentieerde) octrooien in strijd is met de redelijk en billijkheid bij pleidooi voor een belangrijk deel op het (bij antwoord ten aanzien van het mededingingsrecht gebezigde) onjuiste uitgangspunt dat de door Nikon ingeroepen octrooien in feite standaard-essentieel zijn voor immersie-lithografiemachines en op de daaruit voortvloeiende aanname dat de met betrekking tot SEP’s ontwikkelde jurisprudentie, die meebrengt dat Nikon verplicht zou zijn om op eerlijke, redelijke en niet discriminatoire (in het Engels afgekort als FRAND; Fair Reasonable and Non-Discrimatory) voorwaarden een licentie aan ASML te verlenen, in deze zaak moet worden toegepast. Naar Nikon terecht aanvoert, is in dit geval geen sprake van een standaard zodat de ingeroepen octrooien geen SEP’s kunnen zijn en heeft Nikon geen FRAND-verklaring afgelegd.

4.49. Wanneer het hiervoor als onjuist beoordeelde uitgangspunt dat sprake is van (de facto) SEP’s, buiten beschouwing wordt gelaten, heeft ASML – mede gelet op de betwisting door Nikon – niet, althans onvoldoende, toegelicht dat Nikon zich tijdens de onderhandelingen met ASML, of anderszins, zodanig heeft gedragen, dan wel dat sprake is van zodanige omstandigheden, dat het handhaven van haar octrooien in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. In het bijzonder kan niet worden vastgesteld dat dit misbruik van bevoegdheid oplevert, dat mogelijke inbreuken op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoren te worden geduld, dan wel dat handhaving strijd met de pre- of postcontractuele goede trouw oplevert, althans, dat Nikon het recht om te handhaven heeft verwerkt. Daartoe is het volgende redengevend.

4.54. Dat het ontbreken van enige onderhandelingsbereidheid onredelijk/onrechtmatig is, kan, mede gelet op de betwisting door Nikon, evenmin worden vastgesteld, reeds omdat niet vaststaat dat bij Nikon geen enkele bereidheid bestaat om daadwerkelijk te onderhandelen over een nieuwe kruislicentie. Partijen hebben over en weer voorstellen gedaan die voor de andere partij niet acceptabel zijn. Beide partijen hebben, ook tijdens de pleidooi-zitting, te kennen gegeven dat dit een openingsbod betrof, waarover nog onderhandeld kan worden. Niet valt in te zien waarom het Nikon vervolgens – zolang geen nieuwe licentie tot stand is gekomen – niet vrij zou staan om ASML te beletten inbreuk te maken op octrooien waarvoor zij geen licentie heeft. Het door ASML voorts in dit kader gehanteerde argument dat Nikon met de gevraagde verboden in wezen met een pistool dreigt waardoor zij gedwongen wordt om onredelijke voorwaarden te accepteren, kan niet als in strijd met de redelijkheid en billijkheid worden gekenschetst. Aangezien er van een (pseudo) SEP geen sprake is, met bijbehorende verklaring dat een licentie (onder FRAND-voorwaarden) zal worden verleend, geldt de hoofdregel dat een (geldig) octrooirecht een monopolie geeft, welk monopolie ASML zonder licentie heeft te respecteren. Door niet tijdig een licentie te verkrijgen maar wel geoctrooieerde techniek toe te passen, heeft ASML in wezen haar eigen “pistool” gecreëerd.