BBIE oordeelt over 'normaal gebruik'

BBIE 16 mei 2023, IEF 21427; Beslissing oppositie 2016916 (BALLVE Sports tegen Trendzone) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft uitspraak gedaan in een oppositiezaak waarin beide merken het woord 'NOX' bevatten. Trendzone, een Nederlands bedrijf dat telefoonhoesjes verkoopt, heeft in 2021 een Benelux-aanvraag ingediend voor het woordmerk 'NOXX'. BALLVE Sports, een Spaans bedrijf dat sportkleding verkoopt, heeft hiertegen oppositie ingediend op basis van haar oudere 'NOX'-merken. BALLVE Sports beroept zich op het bestaan van verwarringsgevaar tussen de merken. 

De opposant stelt dat beide merken één woordelijk element bevatten, namelijk NOX en NOXX. Dit woord is het onderscheidende en dominante element van beide merken. De overige visuele elementen zijn van ondergeschikt belang. Bovendien zijn de tekens auditief identiek, aangezien de toegevoegde 'X' in 'NOXX' geen verschil maakt in de uitspraak en klank van de tekens.

De verweerder betoogt daarentegen dat er visueel opmerkelijke verschillen zijn tussen de tekens. De verweerder wijst op de dubbele 'XX' en de grafische weergave van de letter X. Ook betoogt de verweerder dat er geen auditieve overeenstemming is, omdat de merken van de opposant kunnen worden uitgesproken als 'NO-X'. Bovendien stelt de verweerder dat het relevante publiek, namelijk sporters en recreanten, de verschillen tussen de tekens zal opmerken, waardoor er geen risico op verwarring bestaat. Ten slotte beweert de verweerder dat de opposant haar merken in de afgelopen jaren niet 'normaal heeft gebruikt', waardoor de aangehaalde merken geen bescherming meer genieten onder het BVIE.

Het BBIE begint met een uitleg van het begrip 'normaal gebruik'. Volgens het BVIE moet een merk binnen vijf jaar voor de inschrijving van het betwiste teken normaal worden gebruikt om bescherming te genieten. Op basis van de ingediende stukken blijkt niet dat de aangehaalde merken van de opposant normaal zijn gebruikt. Hierdoor komt het BBIE niet toe aan de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. 

Het BBIE verwerpt de oppositie en  'NOXX' mag worden ingeschreven.

39. Het bewijsmateriaal betreft met name screenprints van de Spaanse website van opposant, alsmede andere Spaanstalige websites, tijdschriften en een marktonderzoek (nrs. 1, 4, 5 en 13). Bewijs dat het merk ook in andere landen is gebruikt ontbreekt. Uit de verkoopcijfers en marketinginvesteringen (nrs. 2 en 3) volgt verder niet op welke producten deze informatie betrekking heeft en in welke landen het gebruik heeft plaatsgevonden. Dit volgt evenmin uit het overige materiaal.

40. Het enige bewijs dat de producten waarvoor de merken zijn geregistreerd daadwerkelijk op de markt zijn gebracht betreft slechts 5 facturen. Hiervan vallen 2 facturen buiten de relevante periode (d.d. 17 februari 2014 en 3 november 2021), waarbij bovendien een van deze facturen betrekking heeft op diensten waarvoor de merken niet zijn geregistreerd. Wat overblijft zijn 3 facturen waaruit volgt dat er gedurende de relevante periode in totaal slechts 8 rackets, 2 racket tassen en 1 capuchonsweater zijn verkocht aan 1 afnemer in Spanje. Het Bureau is van oordeel dat, aangezien het gaat om producten die bestemd zijn voor het algemene publiek, deze hoeveelheid onvoldoende is om aan te tonen dat er sprake is van normaal gebruik van de Uniemerken met als doel om in de Europese Unie marktaandelen te verkrijgen of te behouden. 10

41. Opposant heeft een aanzienlijke hoeveelheid documenten ingediend waaruit blijkt dat het merk Nox in Spanje regelmatig in het nieuws komt als merk voor padel rackets en bijbehorende kleding en attributen (nr. 5). Dit doet vermoeden dat er meer gebruik van de merken in Spanje is geweest, echter uit het overige bewijsmateriaal kan onvoldoende duidelijk de conclusie worden getrokken of er sprake is van gebruik in andere landen in de Europese Unie, noch wat de omvang van het gebruik is. Bovendien valt deze berichtgeving grotendeels buiten de relevante periode. Zoals hiervoor opgemerkt (zie alinea 34) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.