Beëindiging coëxistentie-overeenkomst geldig wegens onrechtmatig gebruik teken

Hof Amsterdam 5 november 2019, IEF 18860; ECLI:NL:GHAMS:2019:3974 (MKB tegen TomTom) MKBO exploiteert een onderneming die de financiële administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen voor ondernemers vergemakkelijkt. TomTom houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en wereldwijde levering van navigatiesystemen en B2B oplossingen op het gebied van mobiliteit. TomTom is houdster van Benelux- en Uniemerken waaronder de genoemde producten en diensten worden aangeboden. MKBO heeft in haar reclames de fictieve persoon Tom Ridder als advertising character geïntroduceerd. Tussen MKBO en TomTom is een coëxistentie-overeenkomst gesloten omtrent het merk 'Tom'. In de onderhavige zaak gaat het om de vraag of deze overeenkomst rechtsgeldig door TomTom is ontbonden, althans beëindigd, door middel van haar brief. MKBO stelt dat dit niet het geval is en vordert nakoming van de overeenkomst en tevens schadevergoeding voor de door haar geleden schade. Volgens TomTom kon aan de overeenkomst slechts het recht van MKBO worden ontleend om het woord Tom te gebruiken in vorm van het Tom logo en dat andersoortig gebruik door MKBO een toerekenbare tekortkoming inhield, hetgeen TomTom het recht gaf om de overeenkomst te beëindigen. Er is in deze zaak geoordeeld ten gunste van TomTom.

3.3.8  Op basis van hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat de inhoud van Overeenkomst, waarbij ook van belang is wat daarin niet (meer) voorkomt, zo moet worden uitgelegd dat TomTom aan MKBO juist geen toestemming heeft gegeven tot gebruik van het woord Tom in enige andere vorm en kleur dan zoals weergegeven in Annex I bij de Overeenkomst, en dus ook niet tot gebruik van dat woord in gewone belettering als onderdeel van bijvoorbeeld een handelsnaam, domeinnaam of de naam van enige door haar aangeboden app. Gelet hierop impliceert een redelijke uitleg van artikel 1 van de Overeenkomst, met name de passage dat MKBO “shall only use the Tom logo and will not use the word ‘Tom’ in any other style or font in the course of its business”, dat deze bepaling voor MKBO uitdrukkelijk de verbintenis schiep om zich van zulk ander gebruik te onthouden.

Voor zover MKBO zich bij de onderbouwing van haar grieven tegen deze, in hoofdzaak ook door de rechtbank gehanteerde, uitleg heeft beroepen op passages in de communicatie tussen partijen waaruit zou volgen dat zij TomTom wel degelijk heeft geïnformeerd over haar voornemen tot gebruik van het woord Tom als onderdeel van haar (gewijzigde) handelsnaam en dat TomTom dit ook heeft begrepen, kan dat beroep haar niet baten. Dat TomTom op enig moment (zie bijv. de onder 2.1.37 geciteerde e-mail) ontkende dat zij begreep dat MKBO haar naam wilde veranderen is wellicht niet in overeenstemming met haar eerdere e-mails, maar dat is niet van belang. TomTom heeft uiteindelijk, en tijdig, duidelijk gemaakt dat de door haar te geven toestemming zulk gebruik niet omvatte. Dit is door MKBO blijkens haar ondertekening van de Overeenkomst aanvaard.

[…]

3.5.6  Artikel 6 van de Overeenkomst luidt: “TomTom shall have the right to immediately terminate this Agreement in the event that MKB Brandstof engages in conduct that can be reasonably considered as derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand.” Uit deze bewoordingen volgt niet dat tekortkomingen die niet binnen de reikwijdte van artikel 6 vallen geen grond kunnen zijn voor ontbinding van de Overeenkomst, nu daarin, en ook elders in de Overeenkomst, niet is bepaald dat beëindiging van de Overeenkomst uitsluitend in het in artikel 6 bedoelde geval kan plaatsvinden. Een dergelijke uitleg strookt ook niet met de opzet van de Overeenkomst, die in elk van de voorafgaande artikelen 1 t/m 5 bepalingen bevat die behelzen dat MKBO zich van bepaalde daarin omschreven gedragingen zal onthouden. Het standpunt van MKBO betekent, zo begrijpt het hof, dat schending van zo’n uitdrukkelijke onthoudingsbepaling, in ieder geval van het bepaalde in artikel 1, alleen als tekortkoming althans grond voor beëindiging zou kunnen gelden als TomTom ook aantoont dat die schending als derogatory in de zin van artikel 6 heeft te gelden. Dat TomTom aldus (stilzwijgend) afstand zou hebben gedaan, althans een ver-gaande beperking zou hebben aanvaard, van de mogelijkheid tot het handhaven van de door haar uitdrukkelijk bedongen onthoudingsverbintenissen, is door MKBO in het geheel niet onderbouwd of aannemelijk gemaakt.

[…] 

3.6.1  Voor zover deze grief gedeeltelijk voortbouwt op hetgeen MKBO ten grondslag heeft gelegd aan haar grief 5 (zie hiervoor onder 3.5.1), faalt zij om de redenen die het hof hiervoor heeft aangeduid onder 3.5.2. Nu reeds het enkele gebruik van het woord Tom in andere stijl dan vastgelegd in Annex 1 bij de Overeenkomst de toerekenbare tekortkoming vormt, komt iedere daardoor veroorzaakte vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, ook wanneer die zou voortvloeien uit iets anders dan gevaar voor verwarring of associatie in merkenrechtelijke zin. TomTom heeft in dit verband gewezen op schade wegens zogeheten verwatering van haar merken. De grief miskent bovendien dat TomTom naast vergoeding van de door de tekortkoming zelf veroorzaakte schade ook vergoeding vordert van de schade die zij lijdt doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de Overeenkomst plaatsvond.

3.6.2  Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de mogelijkheid van schade bij TomTom als gevolg van de tekortkoming door MKBO voldoende aannemelijk is om MKBO tot het vergoeden van schade te veroordelen met verwijzing naar de schadestaatprocedure.

[…]

3.8.2  Het hof is daarom van oordeel dat, wat er zij van de vraag of de vordering voldoende is toegespitst op ‘bepaalde bescheiden’ als bedoeld in artikel 843a Rv, MKBO bij toewijzing van deze vordering geen belang heeft nu bewijs van de stelling dat TomTom MKBO’s voornemen heeft begrepen nog niet met zich brengt dat TomTom dat door MKBO voorgenomen gebruik vervolgens ook heeft aanvaard. Juist het feit (zie hiervoor onder 3.3.4) dat TomTom vóór ondertekening van de Overeenkomst duidelijk had gemaakt dat wat haar betreft de toestemming niet zag op gebruik van het woord Tom als onderdeel van MKBO’s (gewijzigde) naam, maakt dat een bewijs dat TomTom wist dat MKBO dit wilde zonder belang is zolang niet ook bewezen wordt dat TomTom heeft aanvaard dat in de Overeenkomst zulk gebruik als toegestaan gebruik zou worden aangemerkt. Maar dat heeft MKBO niet te bewijzen aangeboden, en haar onderhavige afgiftevordering is ook niet gericht op bewijs van aanvaarding door TomTom van MKBO’s voorgenomen gebruik.