BEASTY, speelse verwijzing naar dier, is beschrijvend

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 februari 2017, IEF16618; ECLI:NL:RBDHA:2017:1659 (PET Supplies tegen Mascot) Merkenrecht. Pet Supplies handelt in huisdierenproducten en is houdster van merkinschrijving BEEZTEES. Mascot heeft aanvraag merkaanvraag voor teken 'BEASTY' gedaan. Er is oppositieprocedure ingesteld, maar de termijn voor indienen van gronden is ongebruikt verstreken en dus afgewezen. Het gebruikt teken BEASTY wordt voorshands beschrijvend geacht voor kenmerken van de waar in de zin van art. 12 sub b UMVo/2.23 lid 1 sub b BVIE. Deloyaal merkgebruik wordt niet aannemelijk geacht. Vordering tot staking merkinbreuk wordt afgewezen.

4.3.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is BEASTY een verwijzing naar de bestemming van de waar, te weten (huis)dieren. BEASTY is immers afgeleid van ‘beast’, dat de betekenis ‘dier’ of ‘beest’ heeft. Ook Pet Supplies erkent dat BEASTY (overigens net als BEEZTEES) een speelse verwijzing inhoudt naar dieren in het algemeen. De toevoeging van ‘y’ aan ‘beast’ doet aan voormeld beschrijvend karakter niet af, aangezien BEASTY begrepen kan worden als een verkleinwoord van ‘beast’ of anders als een bijvoeglijk naamwoord verwant aan beastly (beestachtig) of als alternatief voor ‘beastie’, dat in het Engelse (meer informele) taalgebruik equivalent is aan ‘beast’. Relevant is ook de kennelijk literaire betekenis van ‘beastie’, namelijk ‘small animal, especially one towards affection is felt’. Juist die betekenis zal bij uitstek op een huisdier van toepassing zijn. Niet bestreden is dat de gemiddelde en oplettende consument in de Benelux de Engelse taal voldoende machtig is om die betekenis aan het woord ‘beastie’ al dan niet geschreven als ‘beasty’, te kunnen geven, of in elk geval onmiddellijk de link zal leggen met ‘beast’. Overigens heeft Mascot aannemelijk gemaakt dat ook ‘beasty’ in het Engels wordt gebruikt. BEAST(Y/IE) moet dus worden beschouwd als een teken dat betrekking heeft op de bestemming van de waren zodat het gebruik ervan vrij behoort te blijven voor de hier aan de orde zijnde waren, zolang dit gebruik maar eerlijk is in nijverheid en handel (artikel 12 lid 2 EUMVo). Dit laatste is niet het geval indien de gebruiker van het teken deloyaal handelt jegens de merkhouder.

4.3.3. Niet is gesteld of gebleken dat het gebruik van BEASTY moet worden opgevat als deloyaal merkgebruik in de zin van de arresten Gerolsteiner Brunnen/Putch5 of Gillette/LA6.
Zo blijkt uit niets dat door Mascot de suggestie wordt gewekt dat tussen partijen een commerciële band bestaat of dat producten onder het teken BEASTY een imitatie zijn van de BEEZTEES-producten. Evenmin is aannemelijk geworden dat gebruik van het BEASTY-teken leidt tot ongerechtvaardigd voordeel voor Mascot of tot afbreuk aan het merkrecht of de goede naam of reputatie van Pet Supplies. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de producten van Pet Supplies steeds zijn voorzien van het in 2.3 afgebeelde logo, waarvan de afbeelding en de schrijfwijze aanzienlijk afwijken van het door Mascot gebruikte teken (zie 2.6). De stelling van Pet Supplies dat Mascot een lager marktsegment bedient, is – mede gelet op de hiervoor vermelde verschillen in de gebruikte logo’s – in dit verband voorshands onvoldoende. Tot slot leidt ook het feit dat partijen eerder over samenwerking hebben gesproken en dat Mascot derhalve goed bekend was met het merk van Pet Supplies niet zonder meer tot de conclusie dat sprake is van deloyaal merkgebruik. Op zich zelf is juist dat Mascot had kunnen kiezen voor een teken dat verder verwijderd is van BEEZTEES, maar gelet op hetgeen hiervoor is overwogen was zij daartoe niet gehouden.