Behoren te weten
Merkenrecht. Te goeder trouw. Op normale wijze gebruikt. Wetenschap van gebruik.
Sinds 1994 is Medec Benelux opgericht als ten behoeve van de doorstart van het gefailleerde Medec Holland, waar A werkzaam was. Medec is ontwikkelaar en fabrikant van anesthesieapparatuur. In 1996 heeft A met zijn broer B Medicare opgericht voor onderhoud en verhandelen van anesthesieapparatuur. Door een niet tijdige verlenging is het beeldmerk van en met woordelement MEDEC zoals hiernaast (boven) vervallen. Medicare registreert het beeldmerk zoals hiernaast (onder).
Er volgt nietigverklaring en doorhaling van het Benelux merk. Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een voorgebruiker binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Rechtbank concludeert dat aan alle voorwaarden van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE is voldaan, zodat gedaagde geen recht op het merk van eiseres heeft verkregen door de inschrijving van dat merk.
4.2. Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde (hierna: de voorgebruiker) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.
Tussen partijen is niet in geschil dat het door Medicare gedeponeerde beeldmerk in zeer hoge mate overeenstemt met de door Medec Benelux van Medec Holland overgenomen en thans vervallen beeldmerken voor dezelfde waren en diensten. Beantwoording behoeven derhalve slechts de vragen (1) of Medec c.s. het (beeld)merk Medec in de periode van drie jaar vóór 21 mei 2010 te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt in het Benelux-gebied, en (2) of Medicare van dit gebruik wist of behoorde te weten. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.Te goeder trouw
4.4. Blijkens de door Medicare als productie overgelegde overeenkomst met de curator in het faillissement van Medec Holland heeft Medec Benelux in 1994 de volle en vrije onbezwaarde eigendom over de rechten op het gebruik van onder meer de merknaam Medec verkregen. Vast staat daarmee dat Medec Benelux die rechten eerder heeft verworven dan Medicare die op 21 mei 2010 heeft gedeponeerd. Daarmee is Medec Benelux bij ieder gebruik van dat merk voorafgaand aan het depot daarvan door Medicare te goeder trouw. Dat het merk in 2005 is vervallen, doet daaraan niet af, nu de aanwezigheid van goede trouw bij de voorgebruiker wordt voorondersteld (vgl. Benelux Gerechtshof 21 november 1983, NJ 1985, 333) en Medicare heeft gesteld noch aangetoond dat Medec Benelux niet te goeder trouw was.
Op normale wijze
4.5. Bij de beoordeling of van een merk een ‘normaal gebruik’ is gemaakt is onder meer van belang of het merk wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004, 339). Op grond van de in 4.3 bedoelde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat deelname aan vakbeurzen en afbeelding van het merk op de geproduceerde c.q. gedistribueerde apparatuur en accessoires duidt op een reële commerciële exploitatie ervan, zodat de rechtbank van oordeel is dat Medec c.s. het merk op normale wijze heeft gebruikt.
Wetenschap van gebruik?
4.7. Maar zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het door haar gedeponeerde merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt. Gezien de hoog specialistische branche waarin partijen opereren, moet het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux in de belanghebbende kringen dan ook als algemeen bekend worden verondersteld, terwijl niet gebleken is van een discontinuïteit in de bedrijfsvoering van Medec Benelux op basis waarvan Medicare gerechtvaardigd zou hebben kunnen aannemen dat Medec Benelux niet langer actief is op de markt, althans dat zij het gebruik van het merk Medec zou hebben gestaakt in de Benelux. [red. accent]
